開示範囲が同じでも明細書の表現が異なる出願

質問

当方は、企業の知財管理で業務をしております。
このたび発明者から、実施形態の追加などもなく、明細書の表現方法を変えて請求範囲を広くして出願したい（先願の１年以内だが優先権主張なし）という要望がありました。
実施形態を先願に追加した上で請求範囲を広げて優先権出願をするなら良いですが、上記のようなやり方は無意味だと考えております。
ただ、私の経験が浅いため判断ができず、以下の点についてご教示いただきたく存じます。

１：企業において、開示範囲が同じままで、明細書の文章表現を変えて請求範囲を広くして出願する方法が、戦略として採られることはあるのでしょうか？

２：書き方が異なるとは言え開示している構造が同じです。明細書の表現方法によって、特許の通る通らないなどあるのでしょうか。

３：上記のように先願の後にもう１件出願するよりも、先願の請求項を補正して広くするほうがまだ良いと思いますが、いかがでしょうか。
広くすると請求項のサポートができないことにはなりますが、もう１件出願すれば費用と手間が２倍になるだけだと考えております。

４：発明者によると、「優先権を主張するとその出願が特許にならなければもう終わりだが、別の書き方でもう１件出願すれば手が増える」とのことでした。
請求範囲を広げるに足る実施形態がないことを本人も自覚しているために今回のような提案をされたのだと思いますが、前記の通り費用が無駄だと考えております。
私の理解が間違っていなければ発明者が断念するよう説得したいのですが、何か手段があればご教示ください。

以上、理解が浅く的外れな質問をしておりましたら申し訳ございませんが、ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

回答No.1

伊藤 寛之（@skiplaw） · ベストアンサー

弁理士です。

クライアントから上記の事案の相談を受けた場合、国内優先を行なって、広い請求項を作成し、先の出願の請求項を従属項にすることをアドバイスすると思います。

１．先の出願が特許になった場合、後の出願は、先の出願によって３９条違反で拒絶される可能性大です。国内優先で一つの出願にしておけば、先の出願の請求項と、それを広げた請求項の間で３９条が問題になることはありません。

２．先の出願の請求項を補正によって広げると、新規事項の問題が生じる場合があります。構成要件を削除する補正は認められる可能性もありますが、国内優先をした方が安全です。

３．手駒を増やしたいのであれば、必要に応じて分割出願をすればいいので、現時点で別出願をする意味はないと思います。

一般的には、先の出願の発明をより具体化した発明をした場合は、国内優先はリスクがあるので、どちらかというと別出願を薦めます（コスト面から国内優先を薦める場合もあります）。
リスクについては、以下の記事を参照してください。
優先権主張のリスクを考える上で知っておくべき判決（人工乳首事件）
http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-51.html

先の出願の発明をより抽象化した発明をした場合は、上記のリスクはなく、むしろ別出願をした場合は３９条違反のリスクがあるので、国内優先権出願を薦めます。

お礼

ご回答いただき、有難うございました。
いつもわかりやすいご解説をいただき、感謝しております。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

補足

丁寧なご回答をいただき、誠に有難うございます。
今回はやはり国内優先が適切なようですが、場合によっては国内優先がリスクを伴うこともあるのですね。

広い請求項を作成する際、明細書も変更しなければならないと思いますが、先の出願に記載されておらず、なおかつ請求範囲に見合うような実施形態を追加する、という理解でよろしいでしょうか。なお、今回の発明は電気関連です。

以上、もしもお読みいただいておりましたら、ご教示をいただけますと幸いに存じます。