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特許出願において先出願主義について
- 特許出願をしようと考えている場合、同じ内容の請求範囲が記載された先願がある場合に注意が必要です。
- 先願がまだ公開されていない状態で出願し、後から先願が公開された場合には、出願費用が無駄になる可能性があります。
- このような場合、事務所に依頼する場合は公開されていない先願の有無を確認し、リスクを考慮した上で出願することをおすすめします。
- edgehooda
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- 法務・知的財産・特許
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質問者が選んだベストアンサー
３９条と２９条の２は、どちらも実質的に同一の発明を対象にする点で共通していますが、 ３９条は、 ・先願の請求項と後願の請求項が実質的に同一であり、かつ ・先願が既に特許されている場合に適用されます。 一方、２９条の２は、 ・先願の明細書中の何れかの発明と後願の請求項が実質的に同一であり、かつ ・先願が公開されている場合に適用されます。 この要件から２９条の２の方が適用しやすいので、審査官は、通常は、２９条の２を使います。 例外は、 ・２つの出願の出願日が同一の場合、 ・発明者同一又は出願人同一の場合 です。 これらの場合には、２９条の２が適用されませんので、審査官は、３９条を適用することになります。 審査基準に詳しく記載されています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/part2chap4.html 4. 第39条の拒絶理由がある場合の審査の進め方 4.1 同一発明の先願が存在する場合の後願の審査の進め方 4.1.1 出願人が異なる場合 出願人及び発明者が異なる場合には第29条の2の規定を適用する。 出願人が異なり、発明者が同一の場合には第39条の規定を適用するが、同一発明の後願であるという拒絶理由によって拒絶査定をする場合には、先願の確定を待つこととする。 4.1.2 出願人が同一である場合 出願人が同一である場合には、先願の確定を待たずに後願に拒絶理由を通知し審査を進める。 未確定の先願(出願審査未請求のものを含む)に基づき後願に第39条の規定に基づく拒絶理由を通知する場合には、拒絶理由が解消しないときは先願が未確定であっても拒絶査定をする旨を拒絶理由通知に付記する。指定期間経過後、拒絶理由が解消していない場合には、拒絶査定をする。 ただし、後願の拒絶理由通知に対する応答時に先願が審査請求されているが審査に着手されていない場合であって、後願の拒絶理由通知に対する応答において、先願について補正の意思がある旨の申し出があった場合には、以下のように取り扱う。 (1) 先願に拒絶理由がある場合には、先願に拒絶理由を通知し、指定期間の経過後、先願の補正の有無及び補正の内容を確認した上で後願の審査を進める。 (2) 先願に拒絶理由がない場合には、先願の特許査定の後に、後願の審査を進める。 4.2 同一発明の同日出願の審査の進め方 4.2.1 出願人が異なる場合 (1) 第39条第2項以外の拒絶理由がない場合には、各出願人に協議を指令する。 協議の詳細は2.7.1参照。 (2) 少なくとも一の出願に第39条第2項以外の拒絶理由がある場合には、協議を指令する際に、その出願にその拒絶理由を併せて通知する。 (説明) 同一の発明について異なる出願人により同日に二以上の特許出願がなされている場合には、協議を指令するが、その際に第39条第2項以外の拒絶理由を通知することにより、出願人は、実質的にすべての拒絶理由を同時に知ることができ、適切な対応をとることが可能となる。 4.2.2 出願人が同一である場合 出願人が同一である場合には、協議の指令とすべての拒絶理由の通知は同時に行う。
お礼
39条が、先願がすでに特許査定になってないと適用されないというのは知りませんでした。 でも普通に考えると、たしかにそうしないと請求の範囲が確定されないから適用できるはずがありませんね。 協議以外での拒絶理由通知には、先願の拒絶理由も記載されているから、それを避けるように補正すればよい、ということですね。 特許法って難しいですね。出願しようというからにはもっと特許庁のウェブサイトをよく見なければいけないですね。 勉強になりました。 丁寧な解説、ありがとうございます。