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特許出願において先出願主義について
- 特許出願をしようと考えている場合、同じ内容の請求範囲が記載された先願がある場合に注意が必要です。
- 先願がまだ公開されていない状態で出願し、後から先願が公開された場合には、出願費用が無駄になる可能性があります。
- このような場合、事務所に依頼する場合は公開されていない先願の有無を確認し、リスクを考慮した上で出願することをおすすめします。
- edgehooda
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- 法務・知的財産・特許
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専門家の回答 ( 2 )
- 専門家伊藤 寛之（@skiplaw） 弁理士
弁理士です。 ご質問のケースの場合の拒絶理由は、通常は、２９条の２の条文が適用されます。 この拒絶理由を受けた場合は、明細書の記載に基づいて請求の範囲を狭めることによって対処します。 どのような先行技術があるのかは分かりませんので、対処法は、できるだけ発明の内容を明細書に記載しておくことです。多くの発明は、概念レベルでは共通していることが多いですが、具体的な構成に近づくほど、差異がでてきます。 従って、具体的な構成・材料・サイズ・製法など、色々なことを明細書に記載しておいて、先行技術との差別化を試みます。 実際の実務では、拒絶理由の多くは、進歩性欠如です。発明が進歩性を有するかどうかの判断は、極めて難しいと言われています。全ての先行技術を把握することは事実上不可能ですし、審査官毎のばらつきも小さくないからです。 一般に出願前の先行技術では、１０万円以下程度の費用で、関連技術を大雑把に検索して、進歩性があるかどうかの一応の判断を行います。ただ、この程度の調査では、一応の判断であり、最終的に進歩性を有することを事務所が保証できるものではありません。 先行技術は事実上無限にあり、どのような調査を審査官が行うのかは完全には予測ができないからです。 従って、公知例調査の依頼も含めて特許事務所にお願いした場合でも、公知文献に基づいて進歩性違反で拒絶されて特許が取れない可能性は十分にあります。その場合にも、基本的には、全ての費用は無駄になってしまいます。記載不備など事務所側に重大な問題があれば、返金に応じてくれる場合もあると思いますが、そうでない場合には、諸費用が返ってくる可能性は低いので、その点を十分に理解して、事務所に仕事を依頼するといいと思います。
伊藤 寛之（@skiplaw） プロフィール
ＳＫ特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ ＳＫ特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00～18:00 ■事務所について...
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お礼
ご回答ありがとうございます。 拒絶理由を受けたときの補正の範囲を広げるために、なるべく明細書には実施例を載せておきたいと思います。 進歩性の判断は、たしかに審査官の裁量にもよるかと思うので、事務所では保障しかねるというのはわかります。 ただ、公開もされてもおらず、つまりは検索をしてもひっかかる手段がない状態で出願したにもかかわらず、出願費用だけは取られるということが納得いかず、質問させていただきました。もちろん、出願後、公開されてから審査請求などはしませんが、事務所を通すとなると出願費用だけでも馬鹿にならないもので。 あと、先願が公開されていない状態で出願したから39条と思いましたが、審査請求の段階で公開されているので抵触するのは29条の２である、という理解でよろしいでしょうか。 俄かなので、頓珍漢なことを言っていたら、申し訳ありません。
補足
「出願後、公開されてから審査請求などはしませんが、」と書きましたが「自分が出願した後、先願が公開されて自分のものと同じであることがわかった状態で、補正もせずに審査請求などはしませんが」ということです。端折りすぎましたので補足させていただきます。