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特許の請求項の変更

noname#144547の回答

noname#144547
noname#144547
回答No.3

 チョット補足みたいなことになるのですが、確かに、 いわゆる最初の拒絶理由通知に対する応答の際には、全く最初(元)の請求項とは関係のないことも、追加したりすることはできます。更に請求項の数を増して、新たな請求項を作ることもこともできます。そこで注意なければならないのは、明細書に記載された範囲内でできるということです。従って、まったく明細書に説明されていないことを請求項に入れることはできません。また、新しいことを請求項に追加する場合、明細書に具体例としてしか挙げられていないことを上位の抽象的な概念で記載すると、新規事項の追加になり拒絶理由になってしまうので注意しましょう。例えば、例えば、構成として「弾性体」と言う記載がなく、ゴムを使うと言う具体例しか挙げられていないとき、請求項に「弾性体」の言葉を用いることはできません。  また、最初の拒絶理由通知にて、意見書や補正書で対応し、その結果、その拒絶理由が回避できたが、新たな拒絶理由が発生したときに最後の拒絶理由通知になります。  従って、最初の拒絶理由通知で補正してもその拒絶理由が解消しない場合、その補正によって新たな拒絶理由があっても最後の拒絶理由を通知することなく拒絶査定になります。  また、その最初の拒絶理由を通知した後に、その対応による補正等によるものではない拒絶理由が見つかった場合、もう一度最初の拒絶理由通知がきます。  また、No.2さんが説明されたように拒絶査定が出たら拒絶査定不服審判が請求できます。更にNo.2さんが説明されるように最後の拒絶理由通知及び審判のときの補正は制限がありますので、請求項を追加したりすることができなくなってしまいます。従って、どうしてもそのような補正をしなければならないときはこの補正期間に出願を分割するという選択肢もあります。

naniwanoakinndo-
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 実際の出願のための勉強になっております。 アドバイス等をお読みして頭のなかで、ある疑問が沸いてきました。 それは、「最後の拒絶通知の範囲さえ、出願の範囲を回避すれば、特許として認められる」のではないか?ということです。 基本的に、最初の拒絶にたいして補正するときは、請求項範囲の減縮で対応すると思うので、これ以上、公開発明にひっかかることも少ないと思います。それでも出てきたのが、最後の通知となるので、このときに以前の公開発明例にかかるものをはずして補正すれば、これ以上、新たな拒絶が出ることはないのではないでしょうか? また勝手な解釈ですが、最後の拒絶というのは、ここであげた拒絶理由以外に、拒絶する理由はありません。という意味ではないのでしょうか? それとも、上記の疑問は希望的観測に過ぎないのでしょうか? まことに勝手ではございますが、ぜひアドバイスいただきたいと思います。お忙しいところ申し訳ございません。

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