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特許の請求項の変更
私の前の質問のとき、”特許の請求項は後から変えられる”というようなことをお聞きしたんですが、実際どのくらい請求項を、拒絶審査のときに変えられるのでしょうか？ 全く最初（元）の請求項とは関係のないことも、追加したりできるのでしょうか？ それとも、少しは関係していることでないとだめなのでしょうか？ また、図や請求項以外の部分の記述を、請求項に入れられる。ということなのでしょうか？ それと、請求項の変更が制限されるという、最後の拒絶理由というのは、何回目の拒絶、またはどういったときに最後の拒絶査定がくるのでしょうか？ お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授、よろしくお願いします。
- naniwanoakinndo-
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質問者が選んだベストアンサー
>全く最初（元）の請求項とは関係のないことも、追加したりできるのでしょうか？ できません。審査基準では「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的にかつ一義的に導き出すことができない事項」は「新規事項の追加」と判断され、このような補正は認められません。 「最後の拒絶理由」は通常２回目ですが、最初の拒絶理由の後で、別の拒絶理由が見つかったときは、もう一度「最初の拒絶理由」が来ることはあります。そして最後の拒絶理由に対しては更に補正が制限され、クレームの限定的減縮、請求項の削除、誤記の訂正、審査官が指摘した不明瞭な記載の釈明を目的とする補正のみ許されます。 詳しくは特許庁の「審査基準」をご覧下さい。
その他の回答 (2)
チョット補足みたいなことになるのですが、確かに、 いわゆる最初の拒絶理由通知に対する応答の際には、全く最初（元）の請求項とは関係のないことも、追加したりすることはできます。更に請求項の数を増して、新たな請求項を作ることもこともできます。そこで注意なければならないのは、明細書に記載された範囲内でできるということです。従って、まったく明細書に説明されていないことを請求項に入れることはできません。また、新しいことを請求項に追加する場合、明細書に具体例としてしか挙げられていないことを上位の抽象的な概念で記載すると、新規事項の追加になり拒絶理由になってしまうので注意しましょう。例えば、例えば、構成として「弾性体」と言う記載がなく、ゴムを使うと言う具体例しか挙げられていないとき、請求項に「弾性体」の言葉を用いることはできません。 また、最初の拒絶理由通知にて、意見書や補正書で対応し、その結果、その拒絶理由が回避できたが、新たな拒絶理由が発生したときに最後の拒絶理由通知になります。 従って、最初の拒絶理由通知で補正してもその拒絶理由が解消しない場合、その補正によって新たな拒絶理由があっても最後の拒絶理由を通知することなく拒絶査定になります。 また、その最初の拒絶理由を通知した後に、その対応による補正等によるものではない拒絶理由が見つかった場合、もう一度最初の拒絶理由通知がきます。 また、Ｎｏ．２さんが説明されたように拒絶査定が出たら拒絶査定不服審判が請求できます。更にＮｏ．２さんが説明されるように最後の拒絶理由通知及び審判のときの補正は制限がありますので、請求項を追加したりすることができなくなってしまいます。従って、どうしてもそのような補正をしなければならないときはこの補正期間に出願を分割するという選択肢もあります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 実際の出願のための勉強になっております。 アドバイス等をお読みして頭のなかで、ある疑問が沸いてきました。 それは、「最後の拒絶通知の範囲さえ、出願の範囲を回避すれば、特許として認められる」のではないか？ということです。 基本的に、最初の拒絶にたいして補正するときは、請求項範囲の減縮で対応すると思うので、これ以上、公開発明にひっかかることも少ないと思います。それでも出てきたのが、最後の通知となるので、このときに以前の公開発明例にかかるものをはずして補正すれば、これ以上、新たな拒絶が出ることはないのではないでしょうか？ また勝手な解釈ですが、最後の拒絶というのは、ここであげた拒絶理由以外に、拒絶する理由はありません。という意味ではないのでしょうか？ それとも、上記の疑問は希望的観測に過ぎないのでしょうか？ まことに勝手ではございますが、ぜひアドバイスいただきたいと思います。お忙しいところ申し訳ございません。
どうもNo.1のjayさんは質問の趣旨を誤解されているのか、法律をご存知ないのか、いずれかのようですね。（『自信あり』？？？） naniwanoakinndo-さんのこのご質問は、請求項以外の部分の記述を補正の際に請求項に入れられるか？ということですよね。 > 全く最初（元）の請求項とは関係のないことも、追加したりできるのでしょうか？ それとも、少しは関係していることでないとだめなのでしょうか？ また、図や請求項以外の部分の記述を、請求項に入れられる。ということなのでしょうか？ それでしたら、いわゆる最初の拒絶理由通知に対する応答の際には、「ＯＫ」です。 『特許法 第１７条の２（願書に添付した明細書又は図面の補正） 第１項 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第５０条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 １． 第５０条（・・・）の規定による通知（「拒絶理由通知」）を最初に受けた場合において、第５０条の規定により指定された期間内にするとき。 ２． 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第５０条の規定により指定された期間内にするとき。 ３． 第１２１条第１項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から３０日以内にするとき。（この部分は来年の法改正で若干文面が変わります。） 第２項 （省略） 第３項 第１項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、・・・願書に最初に添付した明細書又は図面（・・・）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 第４項 前項に規定するもののほか、第１項第２号及び第３号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 １． 第３６条第５項に規定する請求項の削除 ２． 特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。） ３． 誤記の訂正 ４． 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）』 つまり、第３項で規定されているように、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であれば、全く違う請求項を追加することも可能です。ここで言う「全く違う」とは、現実的には、例えば請求項に「物」の発明しかなかった場合に、「方法」の発明を追加するような場合のことを指しますが、さらに、発明の詳細な説明にしか書かれていなかった要件を書き加えるような補正も可能です。 > それと、請求項の変更が制限されるという、最後の拒絶理由というのは、何回目の拒絶、またはどういったときに最後の拒絶査定がくるのでしょうか？ 最後の拒絶理由通知は、特許庁の審査ガイドラインに規定されています。特に「何回目」のものを言うというものではなく、そこで規定されたものを言います。 ★審査ガイドライン http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/guideline_index.html 特にこちらをご覧下さい。 ↓ ★5.2 最後の拒絶理由通知 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/14/14-5_2.html 『原則として最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものをいう。』 ★5.2.1 最後の拒絶理由通知とすべきもの http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/14/14-5_2_1.html 拒絶査定については、最後云々というものは存在しません。拒絶理由通知に対する応答によって拒絶理由が解消されないと拒絶査定がされます。それに対して拒絶査定不服審判請求をすることができます。（有料。しかも高い！） 拒絶査定不服審判請求をすれば、明細書をさらに補正することが可能ですが、その補正は最後の拒絶理由通知に対する応答時にする補正と同様の制限が加えられます。（上記第１７条の２第４項を参照） 拒絶査定不服審判請求の際に明細書の補正をすると、審判に行く前にもう一度審査官の所に回されて審査が続けられます。それによって拒絶査定の根拠となった拒絶理由が解消されたと判断されれば、それ以外に拒絶理由はないかという審査が行われ、見つかればまた新たに拒絶理由通知がされ、見つからなければ特許査定になります。逆に前記補正でも拒絶査定の根拠となった拒絶理由が解消されていないと判断されれば、審判段階に進み、審判官が審判請求の理由（根拠）があるかないかという審理を行うことになります。 「審判請求理由なし」という審決が下ると、拒絶査定が確定します。 「審判請求理由あり」の場合には、その他に拒絶理由はないかという審理も行われ、拒絶理由が見つかれば新たに拒絶理由通知がされ、見つからなければ「審判請求理由あり」の審決がおり、通常はその後すぐに特許査定になります。 これらについては、特許庁のホームページでよく勉強して下さい。
お礼
前回に続き、的確なアドバイスを頂きありがとうございます。 もう少しお聞きしたいことがあるのですが >つまり、第３項で規定されているように、願書に最初に >添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であれ >ば、全く違う請求項を追加することも可能です。 これは、例えば、出願時の請求項が1つあった場合として、請求項1の部分の、良さそうなところと、旗色が悪そうな部分を分割して、請求項1と請求項2にしたり、請求項以外の部分の主張を、新たに請求項3として、最初よりも請求項数を増やして、意見・補正書を出すことができるということなのでしょうか？ それとも、請求項数は変わらず、その中に、いろいろ追加できる、ということなのでしょうか？ 確認となってしまいますが、アドバイスよろしくお願いします。
お礼
前回の質問に引き続き、一番にご回答頂きありがとうございます。 >「最後の拒絶理由」は通常２回目ですが、最初の拒絶理 >由の後で、別の拒絶理由が見つかったときは、もう一 >度「最初の拒絶理由」が来ることはあります。 審査官が審査のとき、過去の特許などを全て調べていない状態で最初の拒絶をした場合、最初の意見・補正書が審査官へ来たときに、調べ残した範囲を調べて、拒絶に関する資料が出てきた場合、二度目の”最初の拒絶理由”になる。 逆にいえば、過去の出願特許等の調べ残しがなければ、二度目に最後の拒絶となる。というような感じなんですね。 ありがとうございました。