分割出願と原出願補正

質問

（１）
発明イ、ロを請求の範囲に記載した特許出願Ａを出願
　　　　↓
その後、出願Ａから補正可能な時期に発明ロを請求の範囲に記載した分割出願Ｂを出願
　　　　↓
分割出願後（例えば２，３日後）、出願Ａの請求の範囲から発明ロを削除

施行規則によると、原出願に補正の必要ある場合は分割出願と同時に行なわなければならない旨記載されているようなので、この場合、原出願Ａの補正は、分割出願Ｂと同時に行なわないといけないのでしょうか？同時に原出願の補正を行なわなければ、何か不都合がおこるのでしょうか？

（２）
上記出願Ａを出願して、発明ロに関する記載を全て削除後、発明ロを請求の範囲に記載した分割出願Ｂを行ないたい場合、出願Ａを再度補正して発明ロの記載を戻さなければならないのでしょうか？削除しておいても原出願当初範囲内で分割出願が行なわれているように思いますが。。。

以上、基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教示ください。

回答No.1

noname#4746 · ベストアンサー

（１）
　特許法施行規則３０条：
　　　特許法第４４条第１項の規定により新たな特許出願（注：分割出願のこと）をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添附した明細書または図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添附した明細書または図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。

　この条文の通りです。ご質問の場合ですと、分割出願Ｂの出願と、出願Ａの請求の範囲から発明ロを削除する補正とは、同時に行う必要があります。

　そうせずに係争となったケースは見当たりませんでしたが、「出願自体は認められても、出願日の遡及効果が受けられなくなる」と考えて間違いないと思います。出願Ｂの出願日が出願Ａの公開日よりも後ですと、当該出願Ｂは、出願Ａの公開公報を引用文献として拒絶されます。

（２）
　分割出願の要件を満足しているか否かを検討するための明細書または図面は、出願時の明細書または図面ではなく、分割出願の前に最後に補正された明細書または図面となります（特許庁の審査便覧）。

　また、実務上、出願人自らが意識的に除外した権利範囲を、再度権利主張することは許されません。

　m-raccoon さんが弁理士試験に向けての勉強をされておられるのか、それとも、企業の知的財産部門に属されておられる方であって、自社の出願につき、例えば特許法３７条を理由として拒絶する旨の拒絶理由通知を受け取られたのかが分かりませんが、後者であれば、出願手続を依頼なさった弁理士さんによくご相談の上、ご対応下さい。

お礼

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。

　人間なら同時に原出願補正することをうっかり忘れてしまう場合もあるだろうし、その場合救済されるのだろうか、と、実務に携わりながら思ったもので（１）の件を質問させていただきました。
　「～しなければならない。」という強い規定から考えて、やはり遡及効果が受けられないことになるのでしょうね。

　分割も補正の一種と捉え、（２）の質問をさせていただきました。
　意識的除外について。権利化後、原出願の請求の範囲にも分割出願の請求の範囲にも被告製品が包含される場合、分割出願の目的とした範囲は原出願から意識的に除かれたという争いが生じうるのかもしれませんね。

回答No.2

noname#9130

（１）について：

kawarivさん、ごめんなさい。異議申立て（爆）です。

特許法施行規則３０条の規定はたしかにそのようになっていますが、だからと言って、実際に分割出願後に親出願を補正した場合にどのような問題が起こってくるのでしょうか？

＞「出願自体は認められても、出願日の遡及効果が受けられなくなる」と考えて間違いないと思います。

本当ですか？　特許庁に確認した方がよろしいんじゃありません？　私の感性（←怪しい？）では、どうってことないって気がしちゃいます。

m-raccoonさん、

＞実務に携わりながら思った

ということは、実務家（専門家）の方なのでしょうか？

分割出願をするのは大抵の場合は拒絶理由通知が届いている場合だと思います。（海外からの出願の場合には海外での審査で指摘されたことを考慮に入れて日本での審査請求前に分割出願をするってこともありますが、それは除外して考えますね。）　ということは、補正の時期の制限が思いっきりある段階ですよね。そのため、現実問題として親出願の補正と分割出願とを時期をずらして行うということは、専門家だったら９９．９％やらないことです。

しかし、何らかのはずみ（笑）まで考えれば、全くあり得ない話ではありませんよね。だからと言って、分割出願をした後（でも補正できる期間内）に親出願のクレームから分割出願の発明を削除したところで、何か問題があると思われますか？　その後の両出願の審査の前に最終的に両出願のクレームが明確に区別されていれば、実際上は問題とすることなく、分割出願の出願日遡及効果も有効なまま、審査をしてくれるような気がします。（というか、『頼むからそんなバカなことで拒絶するなよ』って気持ちですけど。（笑））

この問題って、実務家の立場から見ると非常に興味深いので、m-raccoonさんの方で特許庁に問い合わせてその返事をこのご質問の補足欄でお聞かせいただけませんでしょうか。

（２）について：

審査便覧は確認していませんが、kawarivさんが仰っているのですから信頼できるとは思います。しかし、m-raccoonさんが仰っている前提部分の

＞上記出願Ａを出願して、発明ロに関する記載を全て削除後、・・・

については、この前提自体が現実離れしています。実務を行っているものであれば、クレームから除外することは行っても、発明の詳細な説明までわざわざクレームから除外した発明に関する記載をすべて削除する旨の補正を行うということはしません。わざわざそんなことをするの素人はすることですよ。

＞権利化後、原出願の請求の範囲にも分割出願の請求の範囲にも被告製品が包含される場合、分割出願の目的とした範囲は原出願から意識的に除かれたという争いが生じうるのかもしれませんね。

すみませんがこの部分は何を仰りたいのか理解できませんでした。両方のクレームが重複してるということですか？　それともそれ以外のケースのことをお考えですか？　具体的にどのようなケースのことをお考えなのでしょうか？　

ちなみに、分割出願の場合、親出願と明確に区別されているかどうかという点については特許庁の審査官もさすがに極めて慎重に審査を行いますので、両出願の権利範囲が重複するということはまず考えられませんよ。

もしかして、親出願の明細書から分割出願に係る発明をすべて削除した後に分割出願をした場合のことですか？　だとしたら、そんなことは現実問題としてあり得ないですから、そこまで考えなくてもよろしいのではないでしょうか。

もちろん、同時に補正した場合には、分割出願には出願日遡及効果がありますから親出願から除外されようが親出願が出願された時点で出願されたものとして取り扱われ、侵害訴訟になっても何ら問題はないことはおわかりですよね？

お礼

疑問が解決しましたので締め切らせていただきます。

　kawarivさん、Patent00さん、ありがとうございました。

　投稿された順番でポイントを差し上げます。

補足

Patent00さん、ご回答ありがとうございます。

　特許庁審査基準室に問い合わせてみました。
　（１）について。分割出願と同時に原出願を補正せずとも問題は無いようです。
　（２）について。原出願当初の範囲内であれば、分割出願をするにあたり、削除した事項をわざわざ戻す補正を原出願について行なう必要はないようです。

　＞上記出願Ａを出願して、発明ロに関する記載を全て削除後、・・・

　仰るとおり現実味がないですな（苦笑）。審査基準の『分割直前の原出願の明細書又は図面に記載していない事項であっても、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項であれば、補正により原出願の明細書又は図面に記載した事項とすることができる。』の件を意識して書いたつもりでした。

　＞具体的にどのようなケースのことをお考えなのでしょうか？

　原出願の一部に拒絶理由が存在し、疑義のある発明部分を分割出願した場合です。次のケースが事例として挙げられるのではないかと思います。
　H14. 4.26 東京地裁 平成12(ワ)26626 特許権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/29CF0993852DEDB249256BF8002017E6/?OpenDocument
　文章長くて詳しくは読んでいませんが（苦笑）。