アメリカ特許の再発行（reissue）におけるrecaptureの原理の範囲

質問

ご存知の方がおられたら教えてください。

米国特許で、拒絶理由対応の限縮補正において、
権利範囲を狭くし過ぎたものがあります。

Reissueをして権利範囲を広げたいのですが、
「原出願で放棄したクレームを再発行特許出願によって獲得することはできない」（recaptureの原理）
とあります。
当初クレームＡ　→　限縮後の特許クレームＡ’’
としたのですが、庁の引用文献を見るとＡとＡ’’の
中間のＡ’でも新規性・非自明性があるように思えます。
このような場合、クレームをＡに戻すのは無理でしょうけど、
Ａ’に補正して再発行出願をして特許を得ることができるでしょうか？

http://www.brevat.com/japanese/wadai/document2/chizaikyo/chizaikyo/chizai5.htm

回答No.1

trytobe

単純に、包袋禁反言(file wrapper estoppel)に反する行為であるので、認められないということでしょう。

つまり、一旦権利の縮小を受け入れたにも関わらず、後にそれを撤回するのは審査の妨害行為になります。このため、ご質問で引用されたサイトの言葉でいえば“詐欺的な意図”ではないことを立証する責任が生じる、というわけです。

本来ならば、減縮する際にギリギリを狙ってＡ’までの減縮にとどめておくか、将来の補正の余地を残すために分割出願やＣＩＰを活用してＡ’’での権利化と並行してＡのクレームを審査に残す試みをしておくのがベストだったわけです。

一旦、ＡからＡ’’まで減縮する意思表示をしてしまったのであれば、それを撤回することは難しいとお考えください。テクニックでＡ’に関する特許を得ることはあり得ますが、他者に過去の経緯を辿られて、Ａ’’まで減縮した記録を後に持ち出されて再審査による無効化を受ける弱みは残りつづけるため、安心して権利活用できません（つまり、結局はＡ’としての権利活用をしても反駁されて潰されやすくなる）。

参考URL：

http://en.wikipedia.org/wiki/Prosecution_history_estoppel

お礼

回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。

拒絶理由通知に対して積極的に限縮した事案ではないため
ダメ元でＲｅｉｓｓｕｅしてみます。

安心して権利活用できませんとのご回答ですが、
新クレームが適法に認められた場合でも、無効化をそれほど恐れる必要は
あるのでしょうか？。。