ＵＳ，EP特許法について

質問

日本にＰＣＴ出願をして、日本特許庁が国際調査をし、日本の文献のみを引用し、それらの文献から全ての請求項は新規性、進歩性がないとされたＰＣＴ出願について、お尋ねします。

このＰＣＴ出願を米国、ＥＰＯに国内移行手続きを取った場合に、引用文献が日本語なので通常米国、ＥＰでは追加先行技術調査が行われると思われます。

そのことを考慮して、調査で新たな先行文献が出てきてそれも含めて拒絶理由が出されるまでは、日本の文献のみを考慮して自発補正をしないというようにした場合、米国あるいはＥＰで不利益が予想されるでしょうか？

あるいは、少なくとも新規性が出るような自発補正を審査の開始前に予めしなければならないのでしょうか？

特に、最近ＥＰでは規則の改正等があったようですので、この点も踏まえてお教え下さい。宜しくお願い致します。

回答No.2

ID10T5 · ベストアンサー

質問に即して回答します。

１．自発補正をしなければ、米国あるいはＥＰで不利益が予想されるでしょうか？

法上の不利益はないです。

２．少なくとも新規性が出るような自発補正を審査の開始前に予めしなければならないのでしょうか？

その必要もないです。ただし最近では日本の特許文献は特許庁自身によって自動英訳が提供されていますから、日本語の文献だから大丈夫だろうというのはほぼ可能性がないです。

さらに言うと、
「日本の文献のみを引用し、それらの文献から全ての請求項は新規性、進歩性がないとされたＰＣＴ出願」について過去にその後の経過を調査したことがありますが、現実にはほとんど特許になっていません。ISRの精度は大変高いものです。
以上のような調査結果を踏まえるならば、そのようなPCT出願は国際移行しない方がよいでしょう。
費用のムダですから。

お礼

有難うございました。

補足

米国ですと、IDSにおいて日本文献だと関連箇所の翻訳や関連性を述べることが必要ですので、新規性がないとすると関連性をのべるのに躊躇してしまいますが。この場合でもOAが最初からFinalとされないでしょうから、放置することも選択肢となると思われます。

回答No.1

Murasan759

国際調査の結果が間違いでなく、確かに新規性がないと思われるなら、自発補正をされたほうが良いでしょう。拒絶理由通知（米国のオフィスアクション、欧州のオフィシャルコミュニケーション）を１回無駄にしてしまうという大きな不利益があります。

例えば、米国で国際調査報告とほぼ同一のオフィスアクションがなされ、その後補正したら、次はファイナルオフィスアクションになるかもしれません。ファイナルをもらってしまうと、次は継続審査請求や継続出願など、追加費用がかかる手続が必要になります。

お礼

OAを1回無駄にするという不利益及び次はファイナルとのアドバイス有難うございました。