先行技術調査をするメリットについて

質問

一般的に、先行技術調査は特許庁へ出願する前に行うもとであると聞いていますが、展示会に間に合わせる為に、先に特許出願をしてしまいました。後日、開発担当の上司から「出願してしまっているのに今頃先行技術調査する意味ってあるの？」と聞かれました。私的には先行技術調査をして類似及び抵触している権利を探し出し、明細書の補正を行い回避出来るメリットがあると報告したのですが、「それなら拒絶理由通知対応でも十分ではないか？」と言われ、本当に出願後に行う先行技術調査にはどの様なメリットはあるのか分からなくなって来ました。
お手数おかけしますが、意見を参考にさせて頂きたいので、宜しくお願いします。

回答No.2

nana35 · ベストアンサー

通常は、youhei_81さんのご指摘どおり、先行技術調査をして、
youhei_81さんの考案された発明に対して類似出願がないことを確認した上で出願する、というのが一般的です。

出願後に先行技術調査をする意味をあえて挙げるとすれば、
国内優先出願をする場合でしょうか。
”国内優先権”とは、先にした特許出願に新たな内容を付加して
新たな特許出願をした場合に、新規性・進歩性等の要件判断を、
先の出願の日を基準に判断してもらう権利です。
（ただし、先の出願から１年以内に、国内優先を主張して新たな出願
をすることが必要です）。
出願後に、発明内容を改良した場合等に、その改良内容を含めた出願を
行う場合等に利用されます。

youhei_81の場合ですと、先行技術調査や展示会見学などで、
他社の技術を知った結果、類似した先行技術があったとします。
この際には、それをうまく回避できるように国内優先出願する、
ということが出来ると思います。

上司の方のいうように「拒絶理由通知対応」時でも、補正はできますが
先行技術が分かった早い段階でクレームの補正を加えておくことが
権利化の確率を上げられると思います。

お礼

確かに、権利化の確立を上げるには先行技術調査はかかせません。
また、こちらが考えているプロセスも「先行技術調査」→「類似品発見」→「国内優先権主張による補正」→「審査請求」となる考えていますが、国内優先権主張が1年以内なら、早く上記プロセス進めるかしないかの返事をもらう必要があると考えます。
取りあえず、明日開発部上司にどうするかの返事をもらえる様に急ぎます。ご忠告有難うございました。

回答No.3

iwashi01

No.1です。

(2)拒絶理由通知が来ても抵触引用文献の数が少なくなることから対応
　 の難易度が軽減される分、代理人（弁理士）費用も安く済む

代理人費用については、いちがいに安くなるとも言い切れないと思います。難易度が高いから意見書・補正書の記載量が大きいとも言い切れませんし。それに、
「１先行技術調査」→「２類似品発見」→「３補正」→「４審査請求」→「５拒絶対応」という手順をふんだ場合、３と５の２回分の対応費用になりますので、かえって拒絶対応のときにまとめて補正したほうが安く済むかもしれないですしね。

但し、No.2さんの指摘のように、３の段階で有効な国内優先出願を行うことができれば、権利化の確率が上がるので、そのためなら費用をかける価値はありますね。

ちなみに、出願から１年半前までの出願内容は、公開されてないため類似のものがあっても見つけることができませんので、審査請求をそれほどお急ぎにならないなら、このあたりの文献が公開されたころに先行技術を調査して、審査請求するか決めるという考え方もあると思います。ただ、１年半たってしまうと国内優先の期限はとうに過ぎてしまいますが。

以上、上司の説得材料にはあまりならないかもしれませんが。失礼しました。

お礼

有難うございます。
確かに、費用で考えると中々良い回答が出て来ません。
しかし、権利化を見据えるなら、やはり先行技術調査を行うべきと考えます。（全く類似のモノがあるこあもしれないことから）その辺りの費用対効果を十分に考慮して進めることにします。
この度は親身に相談に乗って頂き有難うございました。

回答No.1

iwashi01

まだ審査請求していなければ、審査請求するかどうかの判断基準になります。
審査請求料は高いですから。
全く同一の内容の先行技術が見つかれば、高いお金を払って審査請求しても、特許をとれない可能性が非常に高いです。

ちなみに、質問者さんの会社が中小企業であれば、審査請求するかどうかの判断基準にするために、無料で先行技術調査をやってもらえる制度もあります。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm

補足

先行技術調査をするしないの判断基準はその後費用にあると私もそう思います。そこで、先行技術調査をしていれば・・・を想定して費用面で下記のメリットが考えられたのですが、他に何かあると思いますか。

(1)権利化する比率が高くなる＝審査請求料が無駄にならない。

(2)拒絶理由通知が来ても抵触引用文献の数が少なくなることから対応
　 の難易度が軽減される分、代理人（弁理士）費用も安く済む

PS:無料審査請求については当社では対象外でした。情報有難うござい
　 ます。