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改良発明により満了特許の実施ができない?

noname#9130の回答

noname#9130
noname#9130
回答No.4

ちょっと混乱しているようですので整理しましょうね。 特許Bはどの時点で出願されたものなのでしょうか? 特許Aが出願公開された後に出願されたものであれば、特許法第29条第1項第3号(新規性)又は同法第29条第2項(進歩性)での審査の対象になります。この場合、明細書全体の記載内容が判断材料になります。 他方、特許Aが出願公開される前に出願されたものであれば、特許法第29条の2(拡大された先願)は出願人同一のために適用されず、特許法第39条第1項での審査の対象になります。この場合には、特許請求の範囲の記載内容のみが判断材料になります。 どちらなのでしょうか? 後者の場合でしたら、せいぜいあと1年半で特許Bの存続期間も切れることになりますよね。ということは前者なのでしょうか? それでしたら、特許法第29条第1項第3号(新規性)又は同法第29条第2項(進歩性)で判断することになりますね。 でも、この場合には、特許Bではステップbを特許Aのものより限定されたもの(ステップb’)にし、それによってステップcが不要になったわけですよね。それでしたら、新規性も進歩性もクリアーされてしまう可能性があります。 何故「可能性」と言うかというと、 (1) 特許Aの明細書の実施例中にステップa+ステップb’だけの具体的実施例が記載されているかどうかが私にはわからないから、 (2) 本当にステップa+ステップb’+ステップcの具体的実施例が特許Aの明細書中に記載されているのかどうかが私には確認できないから、 (3) 具体的な発明の内容がわからないので、ステップb’を選択することによってステップcを省くことができるということが当業者に予測可能だったかどうかが私には判断できないから、 (4) 具体的な発明の内容がわからないので、ステップcが発明全体の効果に対してどの程度の比重を占めるものなのかが私には判断できないから、 等々の理由からです。 (まあ、特許庁の審査官もその程度のことは見逃さないでしょうから、(1)や(2)のような具体例はおそらくないだろうとは思いますが。) もしもステップa+ステップb’+ステップcの具体的実施例が明細書中に記載されていれば、ステップb’までの開示内容(又は発明内容)次第では、特許Aの明細書に特許Bの発明の構成が記載されているということになる可能性がありますから、その時点ですでに特許Bの発明の作用効果は達成されていたってことになり、特許Bに係る発明は「単なる効果の発見」に該当し、拒絶の対象になり得るんですけどね。でも、これも飽くまで内容次第ですのでご注意を。 特許番号(又はせめて公開番号)をお教えいただければ、もう少し詳しいことをお話しできる可能性もあるのですが、そうするとi-s-iさんの個人情報がある程度わかってしまう危険性も生じてきてしまいます。その点はどうお考えなのでしょうか? ところで、i-s-iさんが実施したい発明は、 (ア)ステップa+ステップb’+ステップc なんですか? それとも、 (イ)ステップa+ステップb”(=ステップb’以外のステップb)+ステップc なんですか? まあ、(イ)だったら問題ないですよね。ということは、(ア)ということになりますか。それだと、特許Bの発明と比較して効率の悪いものになっちゃいますよね。それでもかまわないんですか? できれば (ウ)ステップa+ステップb’ で実施したいですよね? それでしたら、特許Bを潰すことをお考えになった方がよろしいのではないでしょうか? たとえすでに特許になっていても、特許法第123条の無効審判を請求することによって特許を潰すことができる場合があります。 ただ、これについては本当に詳しく内容を検討できないと、ここではご説明できません。というか、専門家が無償でお教えするようなことではございません。 というわけで、結局のところここで私ができることは、専門家(特許事務所、弁理士さん)のところに相談に行かれることをお勧めすることだけになってしまいますね。 特許事務所に行くのがいやでしたら、発明協会や弁理士会、その他でも無料相談があります。でも、無料相談は飽くまで無料の範囲内だと思いますよ。 この点については、次の質疑でも説明していますので、ご一読下さいね。 ★マタマタ特許のことで無料の、弁護士 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=332267

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=332267
i-s-i
質問者

お礼

>もしもステップa+ステップb’+ステップcの具体的実施例が明細書中に記載されていれば、ステップb’までの開示内容(又は発明内容)次第では、特許Aの明細書に特許Bの発明の構成が記載されているということになる可能性がありますから、その時点ですでに特許Bの発明の作用効果は達成されていたってことになり、特許Bに係る発明は「単なる効果の発見」に該当し、拒絶の対象になり得るんですけどね。 まさに、特許Aの実施例にはステップa+ステップb’+ステップcが記載されています。と言うことは、改良特許Bについては無効審判で争える可能性があるということでしょうか? >ところで、i-s-iさんが実施したい発明は、 (ア)ステップa+ステップb’+ステップc なんですか? それとも、 (イ)ステップa+ステップb”(=ステップb’以外のステップb)+ステップc なんですか? 特許Aの実施例に記載されているそのままの(ア)で実施するため、既に準備が終わっています。ところが、出願人から、特許Bに抵触すると警告されているのです!満了した特許Aの実施例をそのまま実施するのに、特許Bに抵触するという理由に納得がいかないのです。 一応、弁護士・弁理士さんに相談する予定になっていますが、その前に、戦える余地があるかどうかお聞きしたかったので・・・ 特許Bは「効果の発見」にすぎないということは何か安心できました。 ありがとございます。

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