選択発明について

質問

甲がAという範囲で物質特許を持っているとします。乙はAに含まれるBという範囲にある化合物群に、今まで知られていなかった作用を見つけ、選択発明として出願するとした場合、
１）Bの範囲で物質特許を取れますか
２）それとも、取れるのはBという範囲の用途についてだけですか
基本的な質問で恐縮です。

回答No.1

noname#9130 · ベストアンサー

oilpapaさんのご質問にお答えするのはこれで３度目になりますね。QNo.412546の関連質問ということでしょうか。

選択発明については、特許庁のＨＰにも解説されています。下記URLからホームページ内検索を行ってみるといくつもヒットしますよ。

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

pdfファイルを紹介することはこのサイトでは禁止されてしまったようですので、ヒットしたものの中の一番上のものをご覧下さい。（特に２４ページ後半から）

具体的に私の実務経験に基づいてお答えすると、
１）Bの範囲で物質特許を取れますか
Ａ．取れる場合もあります。

２）それとも、取れるのはBという範囲の用途についてだけですか
Ａ．用途も、場合によっては取れないこともあります。（例えば別の刊行物に極めて類似した化合物が記載されていて、乙が発見した用途に有用であるということがすでに知られている場合等）

取れる場合にしても、いくつかの条件が付きますので、以下にご説明しますね。

まず、甲の化合物群Aに係る物質特許の明細書中に乙の化合物群Bのどの化合物も★具体的に★記載されていないことが必須です。（これは前回も書きましたよね。）
甲の明細書の実施例に化合物群A1、A2、A3、A4・・・が記載されていたとしたら、そのどれもが乙の化合物群Bに包含されていないことが要件です。
作用効果が新規でも、その化合物が公知刊行物に具体的に記載されていたら、「単なる効果の発見」に過ぎませんので、特許されません。

さらに、甲の特許明細書に具体的に記載された化合物群と乙の化合物群Bとが化学的な構成（構造）上の特徴の点で明確に区別されていることが必要です。例えば、甲の特許明細書に具体的に記載された化合物群Aと乙の化合物群Bとが同じ一般式を有していたとして、一般式中のある記号Rの定義の点で区別できることが重要です。（例えばAではRがアルキル、シクロアルキル、アリールで、BではRがヒドロキシル、アルコキシ、チオール、アルキルチオであるというようなものですが、この具体例自体は適当ですので、鵜呑みにしないで下さい。）

原則的には上記の通りですけど、ケースバイケースで判断が変わってくることもありますので、お知り合いの弁理士さんでもいらっしゃれば、そちらにご相談下さい。このサイトでは明細書の比較検討ができないので、これ以上の回答は難しいかと思います。

参考URL：

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

お礼

毎度アドバイスいただきありがとうございます。
いつも分からなくなってしまうのが、上位概念の物質特許があるにもかかわらず、そのうちの一部で物質特許が取れるというところです。重なっている感じがして、どうも腑に落ちません。上位概念のクレーム範囲に概念的に含まれても、その全ての部分について発明が開示されている訳ではない、という解釈なんでしょうかね・・・？
またいろいろ質問しますので、お願いします。