無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について

質問

弁理士試験H20問題IIにおいて疑問点がありましたので、質問させて頂きます。

　題意
　請求項1乃至4に係る甲の特許権のうち、請求項1,4に対して乙が無効審判を提起したとします。両請求項に対する請求の趣旨は新規性（29条1項3号）違反、理由は当該特許権の出願前における刊行物Xの記載、です。
　このとき、甲が訂正請求によって、適法に請求項1乃至4を訂正したところ、乙は、訂正後の請求項2,3について、Xによって進歩性違反に基づく無効理由を有すると判断しました。

　以下、質問です。
　１．この際、乙は、請求項2,3について無効審判を請求していないにも拘らず、両請求項がXの記載により無効理由を有する旨、弁駁書（施規47条の3）や、適法な要旨変更（131条）によって主張することは許されるのでしょうか？それとも、両請求項については、新たな無効審判の提起しか取るべき手段は存在しないのでしょうか？
　２．また、Xの場合でなく、X及びY（Yは甲の特許権に係る出願の出願前の刊行物）に基づいた無効理由の場合でも、同様でしょうか？

回答No.2

takapat · ベストアンサー

（１）まだ理解が不足しているようですね。私はH20の試験問題を見ていませんので、訂正前の請求項１－４に係る発明がどのようなもので、それが訂正後の請求項１－４に係る発明のどれに対応するのかご質問者の記載内容からは理解できません。無効審判請求の対象となった請求項１，４に係る発明が訂正後の請求項２，３に係る発明に含まれていれば、請求項２，３に無効請求をしても請求の趣旨の要旨変更補正が認められる場合がありますが、そうでなければ認められません。論文試験は短答と異なり○×を問う試験ではなく、知識の正確さもさることながら、論証力を問うものであるはずです。訂正の前後で各請求項に係る発明がどう変わったのかを、発明特定事項のひとつひとつをきちんと検証してみて下さい。あなたの役に立ちませんので再度正解を求められてもお答えしません。
（２）無効審判における訂正請求（１３４－２）と訂正審判（１２６）との違いをきちんと整理された方が良いでしょう。１３４条の２第１項に独立特許要件はありましたか？そもそも無効審判の趣旨は何ですか？無効審判そのものが独立特許要件を審理することではないでしょうか？

お礼

H20本試問題にわざわざ目を通して頂き、ありがとうございます。
(1)
>>請求項１，４に係る発明が訂正後の請求項２，３に係る発明に含まれていれば
というのは、「請求項１，４に係る発明が、訂正後の請求項２，３に係る発明の下位概念であれば」、という解釈でよいのでしょうか？手持ちのテキスト等に参考となる記載がなく、思い違いをしているかもしれません。
　すると、H20の題意においては、審判請求をした請求項1，4に係る発明は、訂正後の請求項２，３の下位概念でないため、無効主張をする請求書補正（131条の2）は許されない、と考えます。

(2)
無効審判請求がされていない請求項に係る134条の2第1項1，2号を目的とする訂正請求は独立特許要件を課される（同5項で読替準用する126条5項）ところ、請求項2に係る訂正は、従属項であった記載を独立項とする訂正と考えられるため同3号を、請求項3に係る訂正は、明らかな誤記である「コイイル」を「コイル」とする訂正及び請求項2の訂正と同様、独立項とする訂正のため、同2号・3号を目的としていると考えられます。
よって、請求項3には独立特許要件が課されるため、乙は、請求項3がXにより進歩性が欠如し、訂正要件を満足しない旨を主張するべき・・・と思い至ったのですが、この主張をする意見書等を自主的に提出できるのかがわかりません。134条の2第3項や153条2項は、審判長による機会付与が必要ですし、弁駁書提出の許可を求めることが可能との規定も見当たりません。機会付与がなされるのを待機するしかないのでしょうか？

>>そもそも無効審判の趣旨は何ですか？
　無効審判の趣旨は、瑕疵ある特許権の遡及消滅、と解しています。即ち、確かに無効審判自体が独立特許要件の審理ですので、その防御手段たる訂正請求においては、別途無効審判で審理するため、無効請求がなされている請求項については独立特許要件を課す必要性はありません。

回答No.4

takapat

前回のご返事では、ご質問者が十分な検討をしないで
正解を求めているような印象を受けてしまいましたが、
よく判っておられるじゃないですか。
それを論じるのがポイントですよね。
問題文にあるように、この問題は請求人の立場で答えないと、
（つまり、請求趣旨の要旨変更補正が認められないとしてしまうと、）
おっしゃるとおり、審判長の通知を待つしかありませんから、
話が終わってしましますね。
と、書きましたが、問題文に必要なら場合分けせよとあるので、
場合分けすればどっちもありですね。
論点が分かれそうな所はどちらの結論にしても良いのですが、
今回の問題では、当該審判人において請求人の取り得る措置が問われていますので、結論を別途無効審判請求しなければならないとしてしますと題意把握ミスになってしまいますので、
なお書きぐらいに留めておけば良いのでは。
結論を急ぎすぎると迷路に陥ります。
後は、題意に則して答案構成し直せば良いと思いますよ。
がんばって下さい。

回答No.3

takapat

ご質問の中でもう一点気になったことがありますので記載します。
弁駁書（施行規則４７条の３）は審判長からの要求に対して、応答するものです。また、補正と言うのは一度行った手続きを補充訂正するものです。問題文に弁駁書を提出したとありますか？余計なことを書くと題意把握ミスと取られますよ。
Ｈ２０の問題IIを見てみました。この問題は、特許権者が侵害者に対して提起した侵害訴訟に対抗する手段として侵害者が特許無効審判を請求し、それに対抗する手段として、特許権者が訂正請求を行い、特許請求の範囲が訂正されたので、無効審判請求人が請求の趣旨、理由を補正したという事案において、特許権者の訂正請求の適否、無効審判請求人の請求趣旨、理由の補正の適否を論じる問題ではないでしょうか。
論文試験に記載されている情報に回答と無関係なものはありません。細かい条件を一つ一つ検証してみて下さい。問題文が長く整理が大変ですが、論点が分かれるような話ではなく、条文レベルで答えられるはずです。惜しいところまで来ているようですのでがんばって整理してみて下さい。

回答No.1

takapat

特許（実用新案登録）無効審判の請求の対象が、ある請求項に係る発明（考案）であったが、審判による訂正（訂正請求）の結果によって別の請求項に係る発明（考案）となったとき、訂正後の請求項に係る発明（考案）を請求の対象とする補正は要旨変更としない（審判便覧３０－０１より）。
　無効審判請求の対象となった請求項が訂正により別の請求項となった場合に、その請求項に係る発明に対する無効請求なら要旨変更とはならず、請求の理由の補正が要旨変更補正であっても、審理を不当に遅延させる虞がなければ、補正が許可されます（１３１条の２第２項１号）。
　しかし、無効審判請求の対象となった訂正後の請求項にかかる発明とは別の請求項にかかる発明に対して無効請求することは、請求の趣旨を変更するものなので認められません。
　１３１条の２但書では、請求の趣旨及びその理由（１３１条１項３号）のうち請求の理由のみ要旨変更補正を認めています。
　以上を踏まえて検討してみて下さい。

お礼

回答ありがとうございます。

　検討するに、「訂正前の請求項→訂正後の請求項」の関係を
「請求項１，２，３，４→請求項１，２，３，４」とすると、
１．訂正後の請求項２，３を無効と主張することは、弁駁書・要旨変更補正の両者ともに認めらないが、
２．文献Yを追加することは、無効の主張が請求項１，４に対するものであれば、請求理由の補正であるから認められ得る、
ということでよろしいでしょうか？

　では、請求項２，３の訂正について独立特許要件が要求される（準126条5項）場合は、当該無効審判請求書の補正によって、進歩性違反を理由に訂正請求を拒絶すべき旨を主張することは許されるのでしょうか？当該主張は無効にすべき旨の主張ではなく、直感的には可能だと思うのですが、これだという根拠条文が見つかりません。131条の2ではないでしょうし・・・
　また、上記の主張（訂正請求を拒絶すべき旨の主張）が認められるならば、思うに、少なくとも実務的には、上記の主張をするよりは、当該不適法な訂正請求が認められるのを期待・待機した上で、無効審判を改めて主張（123条1項8号）する方が、単なる訂正拒絶でなく、遡及消滅（125条）させることができるため、利益が大きいと考えられます。しかし、このような行為は不合理なように思えますが、理論上有り得るのでしょうか？