単一性判断について

質問

自出願に関し、請求項１～３に関して３７条の規定を満たさないという拒絶理由を受けました。請求項は全部で６項あり、そのうち、請求項５，６は請求項１の内容の一部（カテゴリー）を含む独立項としたのですが、今後、補正の内容によりけりでしょうが、これら独立項に対する拒絶理由はあるのでしょうか。
要件内容は、請求項１（Ａ）、請求項２（Ａ＋Ｂ）、請求項３（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）、請求項５（Ａ＋Ｅ＋Ｆ）、請求項６（Ａ＋Ｆ＋Ｇ）です。
分割出願とするということもあるようですが。
ご回答よろしくお願いいたします。

回答No.4

santamona · ベストアンサー

当該発明については、「引用文献１（先行技術）に対する貢献をもたらすものがない」と判断されています。したがって、引用文献１を引例とする拒絶理由を回避する新規性、進歩性を有する発明（Ｘ）を、願書に最初に添付した明細書の中から見つけ出し補正することが要求されていると考えます。

個人的には、発明の詳細な説明の中に進歩性の高い構成を見出し、Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｘの請求項を立てることを目指すのがよいのではないかと考えます。
請求項４，５，６の方に軸足を移す（請求項１，２，３をあきらめ）とすれば、「１７条の２第４項の要件違反」の最後の拒絶理由通知が来るように考えられるのですが、自信がありません。

お礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答にあるように、請求項１，２，３において特別な技術的特徴をいえる内容を出願当初の明細書の記載において検討してみたいと思います。（課題が変わるような内容でないもので引用文献のものに対して優位性があるものが見つかるとよいのですが。）

回答No.3

yasarky

請求項４～６は37条違反ですから、１～３を削除して４～６だけ残す補正をすると、次に来るのは多分「最後の拒絶理由」です。
現時点で、請求項４～６は２９条などの要件を判断されておらず、今回の補正（１～３の削除）によって新たに審査（先行技術サーチ等）する必要が生じることになるので、引例を挙げて進歩性なし、という今回の理由と違う拒絶理由であっても、「最後」になります。
「最後の拒絶理由」だと、補正の要件が極端に厳しくなるので、対応がいっそう困難になります。
そうならないように、今回の応答で、１～３に４～６の構成を追加して限定したり、１～３を実施形態の構成で限定し、それに４～６を従属させるなどの補正をするのが有効かと思われます。
請求項の対応関係など、質問の意図を誤解しているようでしたら、ご指摘ください。

お礼

ご回答ありがとうございます。
対策に関してご指摘を頂きありがとうございました。
ご指摘にある補正対策に沿って検討してみたいと思います。
また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

回答No.2

santamona

拒絶理由通知にはどのように書いてあるのでしょう？　全体像がよく理解できません。

普通は、拒絶の理由には、全ての請求項について請求項ごとの理由が明確に記載されていると思うのですが。例えば、請求項４，５，６に拒絶の理由がなければ
「請求項４，５，６に係わる発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には、拒絶の理由が通知される。」と記載されているはずですが。

請求項１，２，３についてのみ判断され、請求項４，５，６についての判断の記載はないのですか？
請求項１，２，３については「３７条の規定を満たさない」と書いてあるのですか？　この表現は原文どおりですか？
請求項４についてはどう判断されていますか。単一性の判断に資することが書いてありませんか？　
請求項５は、（Ａ＋Ｅ＋Ｆ）　請求項６は（Ａ＋Ｆ＋Ｇ）ですか？

質問する環境を考慮の上、支障のない範囲で補足してください。皆さん思い思いの回答やアドバイスになりかねませんので。

補足

ご回答いただきありがとうございます。
参考になるか判りませんが、拒絶離油通知の内容を添付いたします。
「請求項１に係る発明と、請求項４，５，６に係る発明とは、・・・という共通の技術的特徴を有している。しかしながら、当該技術的特徴は、下記に示す引用文献１の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。また、ほかに同一の又は対応する特別な技術的特徴が存在しない。
　また、請求項２，３に係る発明も、引用文献１に記載されているから、特別な技術的特徴であるとはいえない。
　そして、請求項４，５，６に係る発明は、請求項１に係る発明に、技術的に関連性の低い技術的特徴を追加したものであり、かつ請求項４に係る発明の技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題も請求項１に係る発明の課題との関連性が低いものと認められる。
　よって、請求項４，５，６に係る発明については、更に特別な技術的特徴の有無を判断しない（「特許・実用新案　審査基準」第Ｉ部第２章４．２を参照）。
　なお、この出願は特許法第３７条の規定に違反しているので、請求項１～３以外の請求項に係る発明については特許法第３７条以外の要件についての審査を行っていない。」
　当方でも単一性に関しての判断について調べたなかで、審査対象とされていない請求項に関して、技術的特徴を持つ内容（単一性を有する内容）に補正すればよいのかな（請求項１～３はあきらめる）とも考えがでたのですが、その場合の補正の制限はどのような内容があるか新たな疑問が生じました。

回答No.1

trytobe

拒絶理由を受けた対象が請求項１～３であるため、それ以外は拒絶の理由がないことになります。

ご質問の状況だけでは厳密にはわかりませんが、詳細を記すのも支障がおありと思いますので、推定で記します。

今回の場合、請求項１～３が特許法３７条にあるところの「経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明」に該当しない、ということですので、「一の願書で特許出願をすること」ができず、分割しなければならないわけです。

つまり、請求項１（Ａ）に対し、請求項２（Ａ＋Ｂ）と思っているものは請求項１の範囲を限定する（縮小する）ものとは思われていない、全く関連がないものと解釈されているわけです。請求項３（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）についても同様です。

一方で、同じように請求項１（Ａ）に要件を付けたはずの請求項５（Ａ＋Ｅ＋Ｆ）、請求項６（Ａ＋Ｆ＋Ｇ）が拒絶理由を受けていないということは、これらは請求項１の発明と「発明の単一性の要件を満たす一群の発明」に該当すると解釈されたわけです。ですから、請求項１，５，６だけ残した出願にして、請求項２や３については分割出願する、という手があるわけです。

なお、請求項５（Ａ＋Ｅ＋Ｆ）、請求項６（Ａ＋Ｆ＋Ｇ）が本当にこのような要件の構成であれば、要件Ａを共有している従属クレームであり、独立クレームではありません。物クレーム・方法クレームということであるならば、このような表記では誤解を招いて所望の回答が得られないかと思います。

お礼

早速のご回答をありがとうございました。
ご回答にあるように、請求項５，６において要件Ａが含まれている点において当方の手続き上、問題が残ることよく分かりました。