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新規事項の追加と拒絶理由通知について
- 特許法第２９条第２項及び同第３９条第１項に基づく拒絶理由通知が来ました。発明の進歩性については問題ないが、先願に重複する部分があったため補正を行いました。しかし、補正が新規事項の追加とされ、特許法第１７条の２第３項に基づく拒絶理由通知が再度届きました。
- 審査官の主張は、補正をするための記載が出願当初の明細書になく、出願当初の明細書だけから新規事項であると導き出せないというものです。
- 審査基準には、進歩性の要件を満たしている場合には除外クレームは新規事項の追加と見なさないという例外がありますが、この拒絶理由通知には審査官のミスがあるのでしょうか？解釈に間違いがあるのでしょうか？意見書提出期限は１１／２１です。
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審査官のミスである疑いが濃厚です。 理由は、お手元の「審査基準」で、「新規事項の判断に関する事例２０」をご参照下さればご理解頂けるかと思います。 （※閲覧者の方へ １．特許庁のＨＰで、検索窓に「審査基準」と入力して検索し、「『特許・実用新案審査基準』の改訂について」をクリック。 ２．現れたページの（１） 特許・実用新案審査基準（目次） をクリック ３．現れたページの「第(3)部 明細書又は図面の補正(PDF 60KB)」の右横、 「＜事例集＞(PDF 562KB)」をクリック ４．それをスクロールしてお探し下さい） 審査官は、おそらく、 先行技術では「塩酸を使用する」と記載されている。これに対し、本願明細書では、「本発明で使用する酸としては、硝酸、硫酸等が好適である」と記載されているのみで、塩酸に関しては言及がない。 にも関わらず、先行技術を回避するために、「酸（但し塩酸を除く）を使用して」等と、いわゆる「除くクレーム」となるように請求項を補正することは、「塩酸」に関しての言及が本願明細書にない以上、新規事項の追加である。 という考えを持っているのではないかと思います。 それに対してどのように論破していくかは、実務家である（ですよね？？） poseidon さんがご自分で考えるべきことではないかと思料致します。 とりあえずのヒントにだけでもなりますれば幸甚です。 なお、意見書の提出期限が明日とのことですので、補足を頂戴しても、私が追加回答するのをお待ちになっていては間に合わない可能性が極めて大です。 どうしても明日までにまとめきれない場合には、拒絶査定不服審判で争うというテもあります。が、お金がかかることはご覚悟下さい。
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＞複合酸化物の発明について２種の金属成分の比が「少なくとも１」となっていたものを「１より大きい」に補正したら、そういう記載は出願当初の明細書にはないから新規事項だと言われました。 ご質問のケースは、正にこれに関してなのでしょうか？ それでしたら、「新規事項の判断に関する事例１４」の方が適切かもしれません。 この事例では、「ｎは２～５の整数」を「ｎは３～５の整数」と補正することは、選択肢の一部を削除する補正であるので、新規事項の追加には当たらない、と説明されています。 「少なくとも１」を「１より大きい」とすることは、この事例と同じく、選択肢の一部を削除するものであり、新規事項の追加には該当しないと思われます。 何にせよ、「新規事項の判断に関する事例」の中から今回のケースと似たような事例を探し出し、その上でご検討なさってみて下さい。 ご健闘をお祈りしております。
お礼
kawarivさん、再回答して頂いてありがとうございます。 ＞＞複合酸化物の発明について２種の金属成分の比が「少なくとも１」となっていたものを「１より大きい」に補正したら、そういう記載は出願当初の明細書にはないから新規事項だと言われました。 ＞ご質問のケースは、正にこれに関してなのでしょうか？ いえ、今回のケースはその話ではありません。 ただ、例外的に除外クレームを認めるという話は、拒絶理由が新規性（先願）に基づく場合に限るような気がします。 審査基準第III部 明細書又は図面の補正 第I節 新規事項 3. 特許請求の範囲の補正 3.2 各論 (4) 除くクレーム に、「このような例外的な取扱いを認めることとした理由は、以下の通りである。」と記載され、(2)（←○内に2です）に、 「進歩性はあるが先行技術と重複するために新規性等がないような発明について、このような補正を認めないこととした場合には発明の適正な保護が図れないこと」 と書かれています。 ＞「少なくとも１」を「１より大きい」とすることは、この事例と同じく、選択肢の一部を削除するものであり、新規事項の追加には該当しないと思われます。 その１点を除外して新規性が認められても、進歩性の点で拒絶すべき場合には、新規事項の追加と見なすということなのかも知れません。 …ここまで書いて、この話の時のことをもう一度よく確認してみたところ、２９条の２に基づく拒絶理由に対する補正でした。ただ、先願の実施例には「１」の例しかなくても、他の部分には包括的に書かれていたかも知れません。 また、２９条第２項に基づく拒絶理由も同時に通知されていましたので、ちょっとこんがらがっているのかも知れません。しかも、その出願では使用する金属種を変えていくつかの独立クレームがあり、それぞれについて構成を微妙に変えていて、かなりややこしい話になっています。そして、最初の拒絶理由通知に対して意見書・補正書を提出したところ、同じ引用例でもう一度拒絶理由通知（“最後”ではありません）がされていて、今度は２９条第１項第３号まで加わってきました。もう一度拒絶理由を通知し直したようなものです。（苦笑） ここで詳しく説明すると膨大な量になってしまうので、ご容赦下さい。 なお、その件についてはまだクライアントに報告して返事待ちの段階ですので、kawarivさんに教えて頂いた点を考慮に入れて、もう一度検討してみたいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
意見書提出から２か月近く経ちましたが、本日審査官から電話がありましたので、報告させて頂きます。 審査官のご説明は、 『“除く”クレームでは、除外すべき先行文献の（請求項の）記載をそっくり引用したものしか認められない。従って、先日の拒絶理由の趣旨は、「先行文献の請求項の記載をそっくり引用した形で書いて欲しい」ということだった。』 ということでした。 もっと具体的に説明しますと、本願発明は触媒の製造方法に関するものであり、この触媒中の１成分が一般式で書かれているのですが、その式中にいくつかの記号があり、それぞれの記号が定義されています。それらの記号の定義の内の特定の組合せを排除するように補正をしたのですが、そういう書き方ではなくて上述のように先願の記載をそっくり引用した形で「除外」規定をしたものしか認められないということでした。 そのように書き直したところで実体的にはほとんど変化がありません。（と言うより、前回の補正よりむしろ権利範囲が広がるように思います。） 過去に各種記号の定義の内の一部を除外するような補正は何度も行っていますし、今回の拒絶理由通知からは上記のように判断することは到底できませんでしたのでどうも審査官の説明は胡散臭い（今回提出した意見書における主張を見て自分のミスに気がついたけどこのまま認めるのは嫌でこのように言ってきたという気がしないでもない）んですけど、実質的に出願人にとって不利になるものでもないので、改めて拒絶理由通知をもらって補正をし直すことにしました。 結論として、『除くクレームは認められる』ということです。そして、本件は、審査官の言う通りにしていたらとんでもないことになるということを証明する一例だったのではないかという気がします。 ご協力ありがとうございました。
補足
前回に引き続き回答頂きましてありがとうございます。 ＞ 審査官のミスである疑いが濃厚です。 やっぱりそうですか。私もそのように思ったのですが、一抹の不安が残るため、その後押しの一言が欲しかったのです。 審査基準の事例２０、確認いたしました。これも審査官に呈示したいと思います。 新規事項の追加に関しては最近極端に厳しくなっています。先日は複合酸化物の発明について２種の金属成分の比が「少なくとも１」となっていたものを「１より大きい」に補正したら、そういう記載は出願当初の明細書にはないから新規事項だと言われました。 まあこれは２９条第２項（進歩性）に基づく拒絶理由で、引用例に上記の比が１であるものが実施例として記載されていましたので、「１」を含まないように補正するというのは姑息な手段ではあったのですが。（笑）（外国のクライアントの場合、指示された通りに補正しなければならない場合があり、辛いところです。） ＞ それに対してどのように論破していくかは、実務家である（ですよね？？） poseidon さんがご自分で考えるべきことではないかと思料致します。 もちろんです。実はもう意見書をある程度書き上げていました。万が一にも解釈に間違いはないかという確認のための質問でした。「念には念を」ということです。 なお、今は補足欄に書き込んでいますが、補足ではございません。締め切った後に審査の結果を（何か月先になるかはわかりませんが）ご報告させて頂くためにお礼欄を残しておきたいので、ここに書いています。 どうもありがとうございました。