特許所有者との関係悪化

質問

２００５年まで、発明者と５年ほど連続で契約し、毎年契約に従い、５％程度のロイヤリティを支払って来た。

５年程前、発明者と今後の開発計画について合意出来ず、契約がなされないまま継続的に製造と販売を継続しております。
※当社としては、この間、何度も交渉し、契約案を繰り返し提示しながら、理解を得るよう努力している。
また、ロイヤリティも契約に従い支払っております。

今回、突然、メールで発明者から製造中止と販売中止の勧告を受けており困っております。
尚、前の契約には、契約終了に伴い、３ヶ月間の製造・販売の実施可能となっております。

既に、５年前から当契約はされておらず、この場合、法的にはどのような判断がなされるのでしょうか？

回答No.2

trytobe

契約が切れた後に、継続して三年以上実施されていなかったならば、特許法８３条にもとづいて、ライセンス協議の場に出てくるよう、特許庁長官の裁定を請求することができます。

特許法第八十三条（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）
　特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
２ 　前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

ただ、今回の場合は、ライセンス契約は切れており、たとえライセンス料を払っていてもライセンスを受けずに製造していたことになり、侵害訴訟を受ける可能性がある状態になってしまっています。（その結果としての賠償額はライセンス料であり、それは支払い済みということで決着するので金の出入りはないと思いますが）

ですから、本来は製造もライセンス料の支払いもキッパリ途絶えさせてしまったほうが、３年後に冒頭の条文に基づいて交渉に引きずり出せた、というわけです。

参考URL：

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html

回答No.1

TanakaHiro

現在は、特許権者との契約が2006年頃に終了しているようである、という状況かと思います。

契約の自動更新条項があったかどうか、また自動更新条項があった場合、相手方からの更新拒絶の意思表示があったか、そのことは証明可能かなど、いろいろ分からないことがございますので、仮に、（ロイヤリティのことを考慮しなければ）法的に見て契約は終了しているという状況にあるものとします。

一般論で言えば、契約終了後（本件の場合契約終了日から３か月が経過した後）は、特許技術等を元にした製品の製造販売は、特許権の侵害に該当する行為となる恐れがあります。

ただ、契約終了後も相手方にロイヤリティを支払っていらっしゃり、相手方もそれを受領されているようですので、原状は、必ずしも特許権侵害中とは言えず、また、ロイヤリティ授受の事実から、法的には次のいずれかの状況にあるかと思います。

・相手方のロイヤリティ受領は契約存続の追認のようなものであり、旧来の契約はなお有効である。

・旧来の契約は終了している。（ロイヤリティ受領は特許権利用の対価にすぎない）

前者の場合、旧来の契約が存続しているものなり、契約の中途解除については、一定の制限を受けることとなるかと思います。
そのため、法定あるいは契約書上の中途解除条項を満たしていない限り、相手方からの中途解除の意思表示は有効とはなりません。

後者の場合、契約そのものは終了しているので、相手方はその特許権を自由に使えることとなります。
ですので、製造中止等の請求を行うことも問題なくできることとなります。
またこれに貴社が応じなかった場合には、その後の貴社の行為は特許権侵害となり損害賠償請求の対象となる恐れがあります。

素人考えでは、相手方のロイヤリティ受領について、特許権の利用を暗に許諾していたという程度のことは言えるとしても、契約存続の追認であるとまでは言えないような気がしますので、後者ではないか・・・と考えております。
このあたりは、判例レベルの知識をお持ちの方の登場を待ちたいところです。

本件は、まずは、契約が法的に終了している状態にあるのかどうか（契約更新条項や契約終了の事実を証明する書面等の有無など）、また相手方のロイヤリティの受領行為は法的にどのような意味を持つのか、といったあたりがポイントと思います。
そこで、まずは契約書関係をお調べ頂き、そしてどう見ても契約は終了しているという状況でしたら、ロイヤリティの法的意味合いについて弁理士に相談されると、確実かと思います。