米国出願時、独立クレームに移行部は必須？

質問

米国出願において、独立クレームには、プリアンブルの後に移行部（comprising:）を書くことが必須条件となっているのでしょうか。
逆の問い方をすると、独立クレームにおいて、移行部無しに、以下のような構成で書くことは禁止されているのでしょうか。

A device, wherein ...., ....., and ......

素人質問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

回答No.5

patent123

拒絶理由通知を受けてもよいのかという観点と、このクレームが審査され、素早く特許されるかという観点があるかと思います。

米国特許法１１２条による拒絶理由が通知されたくない場合には、下記のクレームが良いということです。

Ａと、
このＡに立設したＢと、
このＢの先端に設けたＣと、
このＣに取り付けたＤと、
を備えた装置Ｘ。

一方、逐語訳ないし移行部がないクレームは、拒絶理由が確実に通知されることになります。（１１２条第２段落）

また、後者の場合、構成要件が米国の審査官に分かりずらくなるので、新規性、自明性等の審査で不利になり、審査期間が長期化しやすくなります。

お礼

レス有難うございました。
35USCの112条を読んでみたのですが、ここにはクレームの形式についての具体的な指示自体はあまり書かれていないように見受けられました。MPEPにより詳しく指示があって、それに従わないと112条を理由に拒絶されてしまう、ということでしょうか。
しかし、プリアンブル、移行部、ボディが明記されないと、拒絶理由通知を受け、審査期間が長引くという現実的な問題は、こういう形式が必須条件であるためのいちばん大きな根拠になりますね。貴重なご意見有難うございます。

回答No.4

manimani930

No.1,2の回答者です。

＞要は「構成要件を明記する」ことがむしろ必須であり、さらに「構成要素間の関係を明記する」ことが必要になる、というところに落ち着くのかな、と思いました。あとはどのような移行部を（comprising, composed of, etc.)用いるかで、そのクレームの構成要件がクローズドになるかどうかが決まる、ということでしょうか。

その通りだと思います。

＞wherein 以下の節が、そもそもが既出の構成要件についてさらに限定的な説明を与えるために使用される表現である（ですよね？）ことから考えても、やはり「プリアンブル＋移行句＋構成要件」は、絶対条件の形式なのでしょうね。

絶対条件というよりも、そう書かざるを得ないものだと思います。

ところでNo.3の回答者の方のご指摘は、まさしくその通りだと思います。
ちなみに、例文にあるような日本語のクレームに対して、日本の審査官から、装置(物)に関する発明なのか、装置の組立方法に関する発明なのか不明である、として拒絶を受けたことが過去にあります。

お礼

度々の投稿ありがとうございます、返信が送れて申し訳ありません。

＞ちなみに、例文にあるような日本語のクレームに対して、日本の審査官から、装置(物)に関する発明なのか、装置の組立方法に関する発明なのか不明である、として拒絶を受けたことが過去にあります。

国内出願でも、こういった表現がそのような理由で拒絶される事があるとのこと、興味深いお話です。国内出願でも方法クレーム・装置クレームの明確な区別が必要なのですね。私の周りには弁理士や特許技術者の方がいないため、そんな基本的なことも知らずに恥ずかしい限りです。いいサイトも紹介いただき、いろいろと今後勉強しないといけないな、とあらためて思い知らされました。またご縁がありましたらご教示いただければ幸いです。

回答No.3

Murasan759

>ＡにＢを立設するとともに、
>このＢの先端にＣを設け、
>このＣにＤを取り付けて形成する
>ことを特徴とする装置Ｘ。
米国では、この日本語の直訳は不明瞭として拒絶されます。ご察しの通り、米国クレームでは、構成要素を明記することが必須です。

日本語文化は、阿吽の呼吸で文章を解釈する特質があります。上記文章を見れば、誰でもＡＢＣＤはＸの構成要素であると解釈します。が、英語文化圏では、そこに書かれていないものは伝わらない傾向があります。上記文章では、「ＡにＢを立設するとともに、このＢの先端にＣを設け、このＣにＤを取り付けて形成する」が、装置Ｘの構成の話なのか、装置Ｘの用途の話なのか、機能のことなのか、わからないということです。

お礼

投稿有難うございます。御礼が遅れてしまい申し訳ありません。
とある本で読んだところでは、英語の世界では名前の無いものは無く、名前の無いものはこの世に存在しないと同義であるのだそうです。

構成要件をひとつひとつ列挙して明記しないと理解されない文化圏だということでしょうかね・・・たしかに英文明細書の方が、不明確で定義が曖昧な和文明細書よりは、多くの人にとって明瞭で分かりやすいのは事実ですが。

回答No.2

manimani930

No.1の回答者です。
例文を、A device, wherein ...., ...., and ....で書けないかと思われたわけですね。
そうであれば、whereinの前、つまりpreambleの部分にA～Dを登場させておく必要があるのではないでしょうか。例えば、
A device composed of A, B, C and D, wherin
the B is installed upright on the A,
the C is provided on a tip of the B,
the D is mounted on the C.
というふうになるのではないかと思います。

ただ、上記の英文では、A～D以外のものを排除するように解釈されかねないので、限定解釈されたくないのであれば、移行部＋構成要件の方がよいのかもしれません(その場合「+」の部分はcomprisingを使用)。

お礼

改めてご回答を頂きまして感謝します。

ご意見から推察するに、要は「構成要件を明記する」ことがむしろ必須であり、さらに「構成要素間の関係を明記する」ことが必要になる、というところに落ち着くのかな、と思いました。
あとはどのような移行部を（comprising, composed of, etc.)用いるかで、そのクレームの構成要件がクローズドになるかどうかが決まる、ということでしょうか。

wherein 以下の節が、そもそもが既出の構成要件についてさらに限定的な説明を与えるために使用される表現である（ですよね？）ことから考えても、やはり「プリアンブル＋移行句＋構成要件」は、絶対条件の形式なのでしょうね。

もし誤解がありましたらまたご教示いただけたら幸いです。どうもありがとうございました。

回答No.1

manimani930

必須かどうか、という点では、必須ではないでしょう。
しかし、comprisingという語無しに、構成要件を列記した場合、それら構成要件のみ、つまりそれら構成要件以外のものは含みません、という解釈がされてしまう虞があるやもしれません。ちょうど、「consisting of」を用いた場合と同じか似たような解釈がされてしまうのではないでしょうか。
それと、whereinで繋ぐのは文法的におかしいような気もするのですが・・・。
とにかく、移行部は、その後に列記される構成要件だけに限定するかしないかを決める部分でもあるので、それなりの意味があります。したがって、移行部を書かない、ということにどういう意図を示されたいのか、その如何によって移行部の書き方が決まると思います。
一度、下記のサイトをご覧になれば(特に、ページの後半部分)どうでしょうか。ご参考にして戴けるかと思います。

参考URL：

http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/jitsumu/m_claim1.htm

お礼

ご回答有難うございます。また紹介いただいたサイト、非常に勉強になりました。そもそも何故このような質問をしたかといいますと、同サイトの＜順次列挙形式（方法的記載）＞にあった文を例に説明してみると、

ＡにＢを立設するとともに、
このＢの先端にＣを設け、
このＣにＤを取り付けて形成する
ことを特徴とする装置Ｘ。

というような表現の日本語の明細書があったのです。 これを米国出願用クレームにするにはどうしたものか？と考え、従属請求項によくあるような形（つまり　A device, wherein ...., ....., and ......）で書くのはダメなのだろうか？という案が生じたわけです。実際に書いてみますと（不意打ち禁止の原則もムシの、ダメ訳ですみません）

A device X, wherein A is provided with B vertically arranged thereon, the B is provided with C on a tip thereof, the C is mounted on D, thereby forming the device X.

と、この形は良いのかしら？と思ったわけです。

身近の人に聞いてみたりもしましたが、やはり移行部＋構成要件は明記するのが（英文では）必須ではないかと言われました。そして、上記例のような和文の場合には、

Ａと、
このＡに立設したＢと、
このＢの先端に設けたＣと、
このＣに取り付けたＤと、
を備えた装置Ｘ。

のように解釈しなおして、構成要件をあぶりだして英文にすべきだ、という結論に今のところ達した具合です。

もし追加のご意見等ございましたら、ぜひお願いいたします。