登録商標無効の請求

質問

このタイトルが適当かわかりませんが。。。。
現在ビジネス上使用したい言葉があります。ところがすでに第三者によって、10年以上前に商標を登録されています。（同じビジネス分野のカテゴリーで登録されています。）
しかし同商標はどう考えても今ではごく一般的な呼称で（登録当時はわかりませんが、）、特に「識別性」があるとは思えません。　仮に登録商標を無視して使用し損害賠償を請求された場合、登録商標の有効性を争うことは可能ですか？（一般的ですか？）結果無効となる（賠償請求を免れる）ケースは多いのでしょうか？
（法律のことは疎いので、あまり正確な表現ではないかもしれませんが・・・）

回答No.2

takechan5757 · ベストアンサー

商標権の場合、登録商標をしても必ずしも損害賠償につながるわけではありません。
特許や意匠の創作物と違って商標は選択物なので、商標自体に価値はないです。価値があるのは商標に化体した業務上の信用なのです。
損害賠償の根拠規定は民法709条です。損害額算定の特則として商標法38条があります。
侵害者が登録商標を使用したことにより、商標権者に損害が生じたこと（たとえば商標権者の売り上げが減ったとか、粗悪な商品のため商標権者の信用が害された）が必要とされます。
なお、38条3項には使用料相当額の損害賠償を支払わなければならないとありますが、商標権者に損害が発生していない限り適用されません。特許と違う点です。特許の場合は発明自体に価値があるため、その使用に対して使用料相当額の損害が生じている（最低額）とされます。
商標の損害賠償事件では、ＪＡＭＪＡＭ事件というものがありました。
侵害だけど、損害は発生していないとされた事件です。
googleなんかで調べれば、ＪＡＭＪＡＭ事件を解説したものがたくさん出ています。
ただ、商標を使用すれば、差し止めは食らいますよ（差し止めは損害とは無関係です）。そうなると、商品をすべて回収して商標を付け直さなければならなくなります。

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
JAMJAM事件ちょっと調べてみようかと思います。（複雑な事例のようですが、かわいい名称ですね。）

回答No.1

takechan5757

レスつきませんね。
識別力があるか否かは査定時に判断されます。
それ以後に普通名称化して識別力がなくなっても無効理由にはなりません。
ただし、普通名称化した登録商標を使用しても26条により権利の効力が及びません。
普通名称化したか否かは一般人ではなく業界人を基準に裁判所が判断します。
少し前、「巨峰」という商標が普通名称化したと判断されました。
欧州では「ウォークマン」が普通名称とされました（SONYは非常に怒っています）。ただし、ウォークマンは日本では普通名称化したと判断されていません。

お礼

アドバイスありがとうございます。
どうも、普通名称化しているかどうかの予測はかなり困難のようですね。でも弁護士さん(弁理士さん）などと相談して、ある程度勝算があれば、使用に踏み切ることってあるんでしょうか？
（別に私がすぐさまそうしようと思っているわけではありませんが。）