特許抵触について

質問

先行特許と同じ目的の製品を考案し、抵触調査を行ったところ、先行特許の請求項の文言が不明確な表現としているため、抵触するかもしれないし、抵触しないかもしれないという、特許事務所からのあやふやな回答が最近多々あります。
現状、このような場合、抵触した場合のことを考慮し、出願せずという状況になってしまっておりますが、目的が同じなため製品の基本構成は類似したようなものになってしまいますが、若干の違いや基本的な動作が違うと主張しても通用しないものなのでしょうか？やはり審査後の結果（場合によっては数年）を待つしかないのでしょうか？
経験などいろいろと教えていただければ幸いですので、よろしくお願いいたします。

回答No.7

noname#230359

特許事務所の回答は、均等性に言及しているものです。そのものずばりというのは文言（もんごん）侵害であり、均等侵害は、特許事務所の言葉通り、「抵触するかもしれないし、抵触しないかもしれない」という状況です。「ボールスプライン事件」を検索すれば、たくさんの事例を参照できますが、調べるとすぐにわかるように、一般の人にはわかりにくい概念です。
特許事務所が言う「抵触するかもしれないし、抵触しないかもしれない」とは、「均等性はある（似ている）が、違いはある」と言っていることと同じですので、その違いを請求の中心にすればよいということです。私の知る限り、独創的な特許など、公的研究所、大学、大企業の基礎研究所か、極端な独りよがりの人しか出願しておりませんので、nakamurさんの特許の場合、特許の世界では、珍しいことではありません。先行事例とnakamurさんの特許をよく比べて、請求項の説明部分である明細書を見ながら、請求項をよく読み比べて、何が違うのかを整理して、再度、特許事務所に相談したらどうでしょうか。費用について、書かれている方がおられますが、疑問に思われる点があります。特許事務所に予め確認された方がよろしいでしょう。また、無料相談会もございますので、ご参照ください。
http://www.jpaa.or.jp/free_advisement/practicaluse/index.html
審査請求以降の拒絶理由通知は、２回目では拒絶査定となります。予め、わかっている公知例があれば、最初から新規性を主張できるように明細書を作成すべきです。それこそ、特許費用全部が無駄になり、しかも、nakamurさんのアイデアを公表しただけに終わるという百害あって一利なしという結果になります。よく特許事務所と相談されることを薦めます。

お礼

御礼遅くなり、大変申し訳ございません。
アドバイスありがとうございます。
アドバイスの通り、先行特許の明細書をよく読み、何が違うかを明確にしてから、改めて特許事務所と相談してみます。また、教えていただきました無料相談会も利用させていただきます。
しかしある程度のところで見切りをつけて、先行特許を回避したモノの検討を開始していきたいと思います。

回答No.6

noname#230359

全くの特許素人ですので、感じたことでの話しですが。
構造の製品も全く解からず、話にならないコメントになっているかも
しれませんがご容赦を。
＜印象＞
nakamurさんのアイデアは先行特許の設計的利点を利用し、
一部改良を施した構造・設計にすぎないとの印象を受けます。

「Ａの”一部”がＢ上を移動し、Ａのその他はＢ上に固定される」は
先行特許で提案されている”ＡがＢ上を移動する”の効果を利用する
ことで成立するものであり、たまたま、Ａ全体ではなくＡの一部を
Ｂ上を移動させることでも先行特許同様の効果を発揮する程度の
改良設計の様な気がします。
ＡがＢ上を移動すること自体がその製品・機構の核心であるなら
尚そのような印象を受けます。
特許申請に努力されてみるのも価値はあると思いますが、
ＡがＢ上を移動する以外の構造の発案に注力し、先行特許以上の効果を
発揮できる設計を目指した方が、貴社にとっても利益になるんじゃ
ないでしょうか。（口で言うほど簡単じゃないんでしょうね）

お礼

御礼遅くなり、大変申し訳ございません。
アドバイスありがとうございます。
結果的に先行特許の短所を補う一部改良的な構造になっております。
しかし先行特許の「ＡがＢ上を動く」ためのパーツ構成・構造と、当方の「Ａの一部がＢ上を動く」ためのそれらとは違いがありますが、そういった内容も通用しないのでしょうか？また、「Ａの一部がＢ上を動く」とは従来品の固定位置と位置を変えたことにより、結果として「Ａの一部がＢ上を動く」ようになったというのは通用しないでしょうか？
アドバイスいただけましたら、幸いですので、よろしくお願いいたします。

回答No.5

noname#230359

出願して、特許を取得して、実施できるかについて愚見を述べます。
（この件では、特許を取得しても他社の特許権を侵害しないかが争点と解しました。）
Ａが全体である場合、原則として（Ａの一部を固定することで重要な効果が得られるとしても）、Ａの一部を移動させての実施は侵害になります。
（但し、Ａが何か等具体的事実がわからなければ最終結論はでません。）
Ａが一部である場合、その一部が同一であれば実施は侵害になります。

（基本構成が同じで、目的（即ち、機能）が同じであれば、動作に違う部分があっても同一権利内と判断されます。例えば、特許品の一部を改造して性能をアップさせた場合等を考えれば良いと思います。）

従って、先行特許が存在している今回の場合にとるべき手段は、先行特許を無効等にして特許権を消滅させるか、先行特許についての実施権を取得するか、基本構成の少なくとも一つを削除するか（あるいは、削除して別の構成を加えるか）です。

繰返しになりますが、本件は特許性、および侵害に該当するか否かの二つの問題があります。
１．特許性については、Ａの構造上の違い（それによってもたらされる機能、効果の違い等）から可能性が残ります。

２．侵害に該当するか否かについて（特許を取得しても実施できない場合）

１）先行特許が基本構成要件のＡを、クレーム中で構造、機能で限定している場合は、貴君のＡが構造、機能で異なれば侵害に該当しません。
２）先行特許がＡの動きをクレーム中で「Ａ全体の動き」と限定している場合は、「Ａの一部の動き」を権利範囲から除外していることになり、除外部分の実施は侵害に該当しません。
３）先行特許が、Ａを構造、機能では限定していない場合であって、Ａの動きを「Ａ全体および一部を含む動き」の広い範囲でクレーム中で規定していると思われる場合は、一般論として、侵害に該当するおそれがあります。

但し、Ａの一部の動きが、明細書全体の記載等から全然想定されていない、
即ち、先行特許はその部分に穴の開いた特許と推認される場合等は、争いになるかも知れませんが、その事実を証明すれば侵害に該当しません。

先行特許のＡに関する意図は、明細書全体の記載、および審査過程等で作成された書類が入った法袋（特許事務所が調査済みでしょうが、特許庁で閲覧、コピーできます。）で判断します。

お礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ございません。
アドバイスまことにありがとうございます。
ご意見を拝見させていただき、当方の内容を実施するのは非常に厳しいのではと考え直しております。
しかし、先行特許の「ＡがＢ上を動く」ための構造と、当方の「Ａの一部がＢ上を動く」ための構造に違いがあるのですが、それでもだめなのでしょうか？何かございましたら、アドバイスいただきたく、お願いいたします。

早速のアドバイスありがとうございます。
アドバイスを参考に特許事務所の弁理士の方と相談しながら進めてみます。
詳しく教えていただきありがとうございます。

回答No.4

noname#230359

＃２です。
＃３の回答者さんがおっしゃるように
「Ａの”一部”がＢ上を移動し、Ａのその他はＢ上に固定される」
の中の
「ＡがＢ上を移動する」
がそんなに重要でなくてこの要件を外しても効果が得られる場合は
新規性により新しい権利を取得することができるとおもいます。

また、まったく同じ請求内容であっても得られる効果がまったく違う場合は
それぞれが権利として認められる場合もあります。
（数年前にこのような権利を取得し現在製品を販売しているものがあります。）

ただ折り合いがつかなくて裁判まで発展すると両者とも多大な労力を強いられることになります。製品化までにはグレーの部分をなくしておいたほうがよいと思います。

お礼

アドバイスまことにありがとうございます。
「Ａの”一部”がＢ上を移動し、Ａのその他はＢ上に固定される」の内容は、この案件のなかで重要な部分であり、得られる効果も先行のものとほぼ同一です。
＃２の回答者様のように言い回しを変えることでも通用するのかどうか、当社の特許担当ならびに特許事務所とも協議する方向で進めてみますが、当社の特許担当が後ろ向きなため、小生も困惑しているのが現状です。
出願せずに、代替案の検討も開始せざるを得ない状況です。

回答No.3

noname#230359

新規性が問題になるはずなので、

「Ａの”一部”がＢ上を移動し、Ａのその他はＢ上に固定される」
これを
「Ａの一部をＢ上に固定した」
とする事で新規性を主張できないでしょうか。

　以前、本来の目的として考慮していない部分の新規性を、
特許事務所の人に指摘された事があります。

　そのときは「考え方次第で違う話になるなぁ。」と感心しました。

お礼

アドバイスまことにありがとうございます。
実験室様からいただいた言い回し方は小生も思いつきませんでしたので、早速、当社の特許担当ならびに特許事務所にも伝えてみようと思います。本来、特許事務所や当社の特許担当がこういった戦略を思いつくものではと思ってしまいます。
代替案の検討も必要かと思っておりますが、文言の使い方にも気を配っていきたいと思います。

回答No.2

noname#230359

実施内容
「Ａの”一部”がＢ上を移動し、Ａのその他はＢ上に固定される」
の中に他社の請求項
「ＡがＢ上を移動する」
が含まれているので抵触すると考えたほうがいいのではないでしょうか。
範囲の広い請求項（どうにでもとれる）には注意したほうがいいと思います。
このような場合は他社の請求項が含まれないように代替案を考えたほうがいいと思います。
同じようなことでわたしもひどい目にあっています。

回答No.1

noname#230359

抵触するかどうかわからないというのは難しい案件だからでしょうか｡小生の経験ではそういう相談を特許事務所に依頼したら口頭鑑定としてジャッジ後に費用を支払いしたことがあります。どうせ費用がかかるなら申請、審査請求してみれば類似性を指摘されるクレームが特許庁からくるので違いを主張したりそれをクリアする仕様に変更してやればよいと思います｡
出願せず、はやはり避けるべきかと思います｡

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。
今回の事例ですと、他社の先行特許の請求項に「ＡがＢ上を移動する」という内容に対して、当方では「Ａの”一部”がＢ上を移動し、Ａのその他はＢ上に固定される」という内容について、先行特許の”移動”が一部なのか全体なのかが不明確となっているため、現状の請求項がそのまま権利化された場合に争点となる可能性があるとのことです。（先行特許については、現在審査中とのことです。）
小生は開発担当で、特許担当はまた別の人物のため、今回いただいたアドバイスを投げかけてみようと思います。