特許出願の分割について

質問

特許公開された後、一部を出願分割し実用新案に変更した場合、実用新案の方は特許公開された事実によって「新規性なし」とされてしまうのでしょうか？（他人が評価証明を出して争う場合など）

初めの特許出願日を基準に考え、出願分割したアイデアに関しては同一扱いになると思ったのですが、出願分割の効果について詳しく知りませんのでよろしくお願いいたします。m( _ _ )m

私の願うところとしては、レベルが低いために特許の審査請求をして「特許性なし」と判断されたアイデアであっても、出願分割できる期間内の分割なら、実用新案の方では保護されると考えています。「実用新案登録商品」という肩書き(？)が得られるだけでも広告効果としては利用できるので制作側としては助かるのですが、いかがなものなのでしょうか？

【知りたい論点まとめ】
?特許公開された「後」であっても出願分割できる期間内の分割なら、実用新案の方は保護(登録)されるか？

?特許の方が、審査請求後「特許にならない」と判断された「後」であっても正当な期間内の出願分割ならば実用新案としては保護(登録)されるか？

というものです。どうぞよろしくお願いいたします。m( _ _ )m

回答No.1

noname#230359 · ベストアンサー

＞?特許公開された「後」であっても出願分割できる期間内の分割なら、実用新案の方は保護(登録)されるか？

　請求項が２以上ある，所定の期間内である，同一出願人であれば，公開された後でも分割出願できます。実用新案に登録されるかどうかは，新規性があるかどうかで判断されます。

＞?特許の方が、審査請求後「特許にならない」と判断された「後」であっても正当な期間内の出願分割ならば実用新案としては保護(登録)されるか？

　審査請求後，拒絶理由を受けた場合は６０日以内であれば，分割出願できます。実用新案に登録されるかどうかは，新規性があるかどうかで判断されます。

　というのが私の知識です。しかし，最近はご存知と思いますが，特許法及び実用新案法が，次々と改正されています。そのため，次の２個所に，同じ内容で質問されて確認してください。e-mailであれば，１２日のうちに，回答を得ることができます。

１．特許庁
http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm
９. 審査関係
特許・実用新案の審査基準・審査実務に関すること 調整課 審査基準室 内線3112番
FAX 03-3597-7755　　　e-mail=「PA2A10@jpo.go.jp 」

２．工業所有権総合情報館
http://www.ncipi.go.jp/toiawase/index.html
工業所有権に関する相談について 　相談部
TEL : 03-3581-1101(内線21212123) FAX : 03-3502-8916
e-mail=「PA8102@ncipi.jpo.go.jp」

　余談ですが，分割出願の主旨は，
? １件の特許出願が課題の単一性を満たさない場合
? 明細書に説明は書いたが，請求項がない場合
に適用することです。

　今回の場合，金銭的なことを考慮しなければ，まず審査請求して特許庁の結果を見て，拒絶通知が出たら，その理由によって，特許登録が困難ならば，実用新案に分割することを考えたほうが良いと考えます。

　「実用新案登録商品」よりも「特許登録商品」のほうが，はるかに説得力があります。

　ご検討をお祈りします。

お礼

「今回の場合，金銭的なことを考慮しなければ，まず審査請求して特許庁の結果を見て，拒絶通知が出たら，その理由によって，特許登録が困難ならば，実用新案に分割することを考えたほうが良いと考えます。

　「実用新案登録商品」よりも「特許登録商品」のほうが，はるかに説得力があります。

　ご検討をお祈りします。 」

以上のアドバイス、まさに「我が意を得たり」です。内心これをしたかったのですが、今ひとつ知識がなく出願を考慮していました。

大変貴重なアドバイスをありがとうございました。m( _ _ )m

回答No.6

noname#230359

分割出願→実用への変更でも、分割時に確定した出願日（分割前の出願日）が確保されますので、おおもとの出願（公開されている）が先例になることはありません。
だから、実用新案として有効に維持されます。

お礼

ご解答ありがとうございました。感謝です。

回答No.5

noname#230359

すでにご存知かもしれませんが，実用新案法が改正されて，特許又は実用新案どちらにするか，考え方の変更が必要になったようです。主な改正点は，次のとおりです。

? 実用新案出願後，３年以内であれば，実用新案を放棄すれば，特許出願に変更できる。
? 実用新案権は，出願から１０年。
? 登録料が，２３割に下がった。
施行は，平成１７年４月１日以降の出願のものに適用できます。

下記のＵＲＬで説明会案内があります。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/16_kaisei_info.htm

今回ご検討の出願は，来年まで待てないかもしれませんが，今後この改正によって，実用新案登録を利用しやすくなることは事実でしょう。

回答No.4

noname#230359

＃３の回答をした者です。以前であれば、実用新案登録されるというのであれば、以前とは１０年前なのかどうか不明ですが、今でも実用新案権を行使できる実用新案権が取得できるでしょう。
そのとき、特許権は無理だろうということでしたら、現在も特許取得は無理と思われます。
というのは、１０年前も現在も審査レベルにはそんなに変化はありません。
以前と変わったのは、審査基準の透明化が行われたということです（その他細かいことは種々ありますが）。進歩性の判断基準などはかなり分かり易くなってきました。
しかし、現在の特許レベルは低下していません（特許法と実用新案法が一本化されればどうなるかわかりませんが）。法文上なんらの改正もなされていません。
なお、以上は原則論で、審査は個々の審査官（という機械ではない生身の人間）が行うので判断レベルに違いが出る可能性があります。
その技術分野で担当する審査官が決まっているので、その担当審査官はどの程度のものを特許しているかを調べるのも良いかも知れません。
そんな努力をするよりは、出願内容のレベルアップに努めるのが王道と思いますが。

回答No.3

noname#230359

＃１さんの回答でほぼ全てですが２，３補足させて頂きます。
まず、実用新案法は一定の様式的要件をみたせば、新規性、進歩性、先後願等の実体的要件の審査をされることなく、従って、出願すればほぼ全てが実用新案登録されます。
従って、登録という肩書きだけが必要でしたら、初めから実用新案出願が一法です。
「肩書き」という意味は、権利行使には特許権のような強力な力がなく、相当の注意が必要とされ、登録が有効かどうかの争いの場で新規性等の実体的要件が調査（審査）されます。
従って、権利行使をお考えでしたら実体的要件は、特許法と実用新案法は進歩性の判断（ほんの少し緩い）以外は同じですので、一端特許性なしの判断がでれば
出願変更をしてもしかたがないと言えます。
実用新案法と特許法の得失を理解され、活用されたらと思います。

お礼

あわよくば権利化？という感じです。以前なら実用新案レベルでは登録だろうとの関係者の意見。今の特許登録の審査レベルでは以前の実用新案レベルの商品だと特許になるのかが不安だったわけです。基準は実用新案レベルに下がったのでしょかね？

ありがとうございました。m( _ _ )m

回答No.2

noname#230359

（小さな声で）

　ご検討をお祈りします。
　　　↓
　ご健闘をお祈りします。