第３６条第５項の後段について

質問

条文の後段には「一の請求項・・・と他の請求項・・・とが同一である記載となることを妨げない」とあり、また審査基準を読むと後段について、「一の発明については、一の請求項でしか記載できないとの誤解が生じないように確認的に規定されたものである。」とあります。

Ｑ１。条文後段は、言い換えれば一の請求項の発明と他の請求項の発明は同一であってもよい。ということでしょうか？
Ｑ２。審査基準のほうは、一の発明を複数の請求項で記載してもよい。ということでしょうか？
恐れ入りますが、分かりやすく説明していただけないでしょうか？お願いいたします。

回答No.1

noname#9130 · ベストアンサー

> また審査基準を読むと後段について、「一の発明については、一の請求項でしか記載できないとの誤解が生じないように確認的に規定されたものである。」とあります。

一応閲覧されている方々のために説明しておきますが、特許庁のＨＰには法規便覧というページがあります。

http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html

左側のフレームのメニューの中の「その他」→「特許・実用新案」→「平成６年度改正特許法等における審査及び審判の運用」をクリックしていくと、３６条５項の解説があります。次のように説明されています。

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『特許法第36条第5項

　第３項第４号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。』

(1)　 第36条第3項第4号によれば、明細書には特許請求の範囲を記載すべきこととされているが、この規定のみでは具体的に何を記載すべきかは規定されておらず、特許請求の範囲の記載に基づいて権利範囲が特定され、審査対象の発明が把握されるという特許請求の範囲の役割が十分に機能するとはいえない。
　そこで本項前段では、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定する際に、まったく不要な事項を記載したり、逆に、必要な事項を記載しなかったりすることのないようにするために、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明を特定するための事項を過不足なく記載すべきことを示したものである。
　なお、どのような発明について特許を受けようとするかは特許出願人が判断すべきことであるので、特許を受けようとする発明を特定するために必要と出願人自らが認める事項すべてを記載することとされている。

(2)　また、本規定は請求項の性格を明らかにしたものでもある。すなわち、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を記載するのが請求項であることを明示することにより、各請求項の記載に基づいて特許による権利範囲が定められるべきこと、各請求項の記載に基づいて認定した発明が審査の対象とされるべきこと等が明らかにされている。

(3)　本項の後段は旧第36条第6項の規定と同様のものであり、一の発明については、一の請求項でしか記載できないとの誤解が生じないように確認的に規定されたものである。

(4)　請求項に記載された事項が特許を受けようとする発明を特定するために必要十分か否かを判断するのは出願人の責任においてなされるべきことであって、いったん出願人が必要十分として記載した事項について、その事項が不要であるとか、更に必要な事項があるとかを審査官が判断することは適切ではない。この趣旨から、本項は拒絶理由、異議理由又は無効理由とはされていない。
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eocさんは上記の(3)のことを仰っているんですね？

> Ｑ１。条文後段は、言い換えれば一の請求項の発明と他の請求項の発明は同一であってもよい。ということでしょうか？

> Ｑ２。審査基準のほうは、一の発明を複数の請求項で記載してもよい。ということでしょうか？

私もeocさんがお気になさっている条文の文言は奇妙だと感じますが、『確認的に規定された』と言ってますし、『何かをしてはいけない』という規定でもありませんので、あんまり気にしなくてもいいものであると思います。

言ってみれば、「全く同一の発明を複数の請求項に書くような愚かなことは誰もしないだろうが、たとえしたとしても拒絶理由とはしない」ということでしょうか。（そんなことをしたって、審査請求費用及び登録料を出願人／特許権者がムダに支払うだけで、第三者にとっては何も損害がありませんし、特許庁にしてみればただ儲かるだけです。爆）

・・・って、これだけじゃちょっと不謹慎なのでもう少し突っ込んで考えてみますと、ご指摘の文言は改善多項性導入時に加えられたものであるということに注目すべきではないかという気がします。

実際、財団法人発明協会発行の工業所有権法逐条解説（いわゆる青本）には、その改正との絡みとして説明されていますので、ぜひご一読下さい。

改善多項性が導入される前の昭和６２年までの法律では、３６条（特許出願）の特許請求の範囲に関する規定は次のようになっていました。

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第４項
　第２項第４号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。
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これが改善多項性導入時に次のように改正されました。

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第４項
　第２項第４号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一　特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二　特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（以下「請求項」という。）に区分してあること。
三　その他通商産業省令に定めるところにより記載されていること。

第５項
　前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。
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改善多項性を規定するのは出願の単一性に関する現行法の３７条であり、これは改善多項性導入前の３８条に対応しますが、内容はかなり違います。旧３８条では基本的に「１発明１出願」と決められており、ただし書きに規定された要件を満たす場合のみ複数の発明を１出願中に包含させることが許されていました。

最近の法律しか知らない方はご存知ないかも知れませんが、その当時は、表現形式は違うものの実質的に同じ発明と認められるようなものは、１つの出願に包含させることが許されていませんでした。例えば、「特定化学物質製造用触媒」の発明と「触媒を用いた特定化学物質の製造方法」の発明とは同一発明とみなされ、一方を削除するような補正を求められました。

その当時のことがあるので、敢えて「今後は同一発明でも認める」というような意味合いも込めて問題の文言を書き加えたと考えることもできるような気がします。

（と言うよりも、改善多項性導入により複雑なクレームの書き方がされた場合に、上述のように出願人／特許権者以外は誰も損をしないのに、互いに同一発明であるかどうかというしちめんどくさい審査をするのは時間のムダだから、そんな審査はしないよ、と宣言してしまったと取れないこともないですが。（笑））

参考URL：

http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html

お礼

いつもご回答頂きまして誠に有り難うございます。
過去のいきさつや専門家としての考察まで頂き、誠に感謝しております。
ご回答の説明文に比べ、短い簡単なお礼で申し訳御座いませんが、本当に感謝しております。