ビジネスモデル特許の侵害の立証

質問

ビジネスモデル特許の侵害に対して、「発明を構成する要素の全てが国内で稼動していることを立証する必要がある」との記述がありました。
ビジネスモデルとネットワークからなるビジネスモデル特許では、サーバを国外に置けば特許を免れることになりそうです。
出願国以外に構成要素のいづれかがあれば権利は及ばないとしてよろしいのか、既に成立しているビジネスモデル特許でその点はどうなのか教えて頂きたいと思います。

回答No.3

kougan · ベストアンサー

まず、特2条3項1号にあるように「プログラム」は物の発明に含まれますので、有効に成立します。
なお、ソフトウェアやシステムによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合には、当該ソフトウェア等が特許法上の発明に該当します。

ご質問の場合、訴訟等で相手方が自分が一部のみの実施である旨を主張立証した場合、特許権者が発明を構成する要素の全てが国内で稼動していることを立証する必要が生じます。
また詳細は後述しますが、原則として日本では、出願国以外に構成要素のいづれかがあれば権利は及ばないです。

ところで、記憶違いかもしれませんが、いわゆる「実施行為独立の原則」とは、「各実施行為がそれぞれ独立であり、一つの行為が適法だからといって他の行為が適法とは限らない。」という意味だったと思います。
例えば、違法に生産した特許発明を他人が購入及び販売する場合に、生産と販売のそれぞれが侵害行為となることを言うはずです。

さて、質問に戻って、特許権の侵害については、いわゆる「権利一体の原則」というのがあります。
これは、特許発明の一部のみの実施は、原則として特許発明の実施ではないということです。
ただし、一部実施を権利侵害とみなすために、いわゆる間接侵害の制度があります(特101条）。

ご質問の場合、「サーバ、ネットワーク、サービス端末」からなる特許発明について、国外に「サーバ」があれば、原則として日本では非侵害です。
なお、サーバのある国については、その国の特許法によります。

また、サービスモデルが同一であることをもって侵害とできるのかについては、上記間接侵害にあたるかどうかによります。
少し話は違いますが、「サーバ、ネットワーク、サービス端末」がそれぞれ日本の別会社（別人）により実施されていた場合、法文上は非侵害のはずですが、「共同侵害」の法理を利用して侵害とみなすことがあるようです。

最後に、市場を国外とする時は、当該国に出願することで侵害を防げるかもしれませんが、外国の特許法が日本と同じ趣旨であれば、原則は非侵害になります。

お礼

回答ありがとうございます。
特101条－間接侵害を使って、本件がどのように対処できるか確認したいと思います。

回答No.2

tomo3104

どうも、前回回答したものです。
自分はここのサイトを勉強の一つとして利用している為、わかるところとわからないところがありますが、出来るだけ間違いのないように回答に努めたいと思います。

１、ビジネスモデル特許の件はおそらく「電子回線を通じた方法の発明」で権利になったと思います。２条２項に該当する物でしょう。

２、３、４、６。この問題は、日本国内で使用しなかった場合、つまり外国で使用していた場合、侵害にならないと考えてよいと思います。
海外で特許をとっていた場合だけその国で侵害行為として訴えることが出来ます。

ただ、外国で実施していたとしても、その発明によって発生した効果を日本国内に生産、使用、譲渡、輸出、輸入、宣伝した場合は侵害となります。

「発明を構成する要素の全てが国内で稼動していることを立証する必要がある」
これは、実は間違いが２点あります。
一つは、それを証明するのは侵害した側になります。特許法の場合、物件的な行政事件とは違い、無形の概念を権利としているため、相手側の侵害行為を証明することはとても困難になります。そこで「立証責任の転換」といって、侵害者が自分で「やってませんでした」ということを証明しなければなりません。納得の行く証拠がでなければ侵害者が不利になるように出来ています。民法と特許法はここが大きく違います。

二点目。その侵害者の実施行為は現在を問いません。今は日本で実施をしていなくても、過去に日本でやっていたなら侵害していたことになります。

あと前回の回答の中で私が言及した７０条の話なのですが、ちょっと説明がたりませんでした。
７０条の条文の中に実施行為独立の原則が書いてあるということではありません。
７０条は技術範囲を規定していて、実施行為独立の原則は、「青本」という解説書の中で触れている物です。
技術範囲と侵害対象がどれだけ侵害しているか、均等論という理論の中で判断していきます。そのような方法を含めて実施行為独立の原則だと言う理解で良いと思います。７０条の中には書いていない理論が存在しているわけです。

回答No.1

tomo3104

「ビジネスモデルは特許として認められない」が通説だと学んだのですが、ニュアンスの違う発明内容で権利を取得したのだと推察します。

その上で考察しますと、「日本国内に置いて業として実施したものしか権利侵害の対象にはならない」為、断言はできませんが、発明の一部が外国に存在した場合はその部分は侵害とはならないでしょう。
ただし、外国で生産した製品でも日本で実施販売する場合は侵害となります。この考え方から論じていくと、サーバーが外国にあっても、サービス提供を日本国に提供すると考えると侵害になります。どっちで判断されるかは自分にはちょっと良くわかりません。すみません。

もう一つの争点として、「相手の権利を侵害しているかを判定するのは、完全一致である必要はなく、お互いの関連性に置いて判断される。（７０条等）」というのがあります。
つまり、権利侵害とされる行為を一つ一つ見ていくということです。実施行為独立の原則といいます。サーバーだけが対象とならず、その他の実施行為も判断対象とされることになります。

また、特許が権利化されてから日本にサーバーがあったことを証明されたら後に外国にサーバーを移してもその部分の損害賠償もしくは差し止め請求はされます。

というところだと思います。私は勉強中の身なので、他の人の意見も伺い参考にしたいと思います。権利侵害を逃れるならば、サーバーを外国においたうえで実施、販売を日本で行わない場合である、と言うのが私の結論です。
あるいはビジネスモデルは特許にならないと反論するかでしょうか。

お礼

回答ありがとうございます。
ビジネスモデル特許は国内でも成立しているので、その保護される根拠を法的に確認したいと思います。早速70条は確認します。
因みに、私は権利を保護したい立場にあります。

補足

1.ネットワーク利用により著しい効果がある。またはネットワーク利用が必須（and）新しい事業方法＝ビジネスモデル特許と理解しています。
2.ビジネスモデル特許の構成要素は基本的に、サーバ、ネットワーク、サービス端末になります。
3.市場を国内とする時、サーバを出願国以外に置かれると侵害とできないのか、サービスモデル（実施販売）が同一であることをもって侵害とできるのか。
4.市場を国外とする時、当該国に出願することで侵害を防げるが、前項のサーバを出願国以外に置かれると、防げない可能性がある。（日本で事業を行い、サーバ設置と実施、販売を外国で行う場合）
5.「実施行為独立の原則」と「発明を構成する要素の全てが国内で稼動していることを立証する必要がある」が矛盾するように思えますが
6.ビジネスモデル特許は出願国でカバーする（通常の特許と同じ）ただしサーバを出願国以外に設置された時、保護されるのか否かを確認すればよいのでしょうか。